一、前言   企業或發明人申請專利，取得專利權後即為專利權人，其若在商業市場上行銷發現仿冒品時，可以依據現行專利法第96條行司法途徑對於仿冒者，得請求除去之，而有侵害之虞者，得請求防止之，然後在進一步請求損害賠償，通常該仿冒者有兩種情況，不是覬覦市場的利益而故意侵權，不然就是在不知情的情況下。但從另外一個角度而言，某些廠商亦經常受到Patent Trolln騷擾並指控專利侵權，且要求即刻停止生產或付其權利金。故我們不論是處於專利侵權訴訟發動之原告或被控專利侵權之被告，若不黯法院的「專利侵害鑑定要點」及訴訟策略，於專利侵權訴訟中，只有被挨打的份。

二、專利侵害鑑定要點

    由司法院認為經濟部智慧財產局認「專利侵害鑑定要點」有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，乃檢送「專利侵害鑑定要點」乙份供各級法院參考。故智財法院、各鑑定機關、專利代理人、律師均以此「專利侵害鑑定要點」作為專利侵權判斷與否的依據。

三、專利侵權鑑定要點的鑑定流程及其內容

    該專利侵權鑑定要點的內容合計有解釋申請專利範圍、全要件原則，文義讀取、均等論、逆均等、先權技術阻卻、禁反言等等，如下圖所示。

圖一:專利侵害鑑定流程圖

        而專利侵權鑑定流程係先從法官「解釋申請專利範圍」開始，接著比對”待鑑定對象”之技術是否符合「全要件原則」，亦即要從”待鑑定對象”均可找到相對應之技術特徵，即便稱作符合全要件原則。然後續而比對”待鑑定對象”有無落入申請專利範圍的「文義範圍」，若有落入「文義範圍」則續行「逆均等」，若「逆均等」成立則不構成專利侵權，若「逆均等」不成立則構成專利侵權。

    若無落入「文義範圍」則續行「均等論」，若「均等論」不成立則不構成侵權，若「均等論」成立則尚須行有無適用「先前技術組卻」及「禁反言」，若適用則不構成專利侵權，若不適用則構成專利侵權。

    故從上圖一所示的專利侵權鑑定流程中可得知:「符合全要件原則」、「適用文義侵權」、「不適用逆均等」、「適用均等論」、「不適用先前技術&禁反言」、係為原告常用的專利訴訟攻擊手段。「不符合全要件原則」、「不適用文義侵權」、「適用逆均等」、「不適用均等論」、「適用先前技術&禁反言」係為被告常用的專利訴訟防衛手段。

四、解釋申請專利範圍

    專利侵權鑑定的首要步驟就是法官解釋系爭專利(即原告專利)說明書中的申請專利範圍所界定的範圍，因為我國採「折衷限定主義解釋原則」，必要時得參酌說明書及圖式。通常解釋申請專利範圍必須注意下列幾點:

1.     解釋系爭專利的申請專利範圍，應限制在申請當時所能瞭解之意義，並以法院的法官的解釋為準。

2.     解釋申請專利範圍所使用的證據區分有「內部證據」與「外部證據」，若外部證據與內部證據有衝突者，則優先採用內部證據；其中，

(1)、內部證據:包括請求項之文字、說明書、圖式及申請歷史檔案。而申請歷史檔案更包含有申請時、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書等。

(2)、外部證據:係指內部證據以外之其他證據，其包括發明人的論文著作或其他專利、相關前案、專家證人之見解、具有通常知識者之觀點或該發明所屬技術領域之權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。

3.     被告產品落入獨立項，亦會落入附屬項:

申請專利範圍中各請求項，以獨立項的範圍最大，故被告產品落入獨立項，則亦會落入附屬項，因此有無構成專利侵權，比對獨立項就可，但須特別注意:有時申請專利範圍會有兩項以上的獨立項，此時均要解讀各獨立項的範圍。

4.     吉普森式獨立項，”其特徵”在前之技術特徵亦須納入解釋範圍:

    範例:    

    1.一種自行車避震座管，係為A+B+C，其特徵在於:D+E+F。

上述吉普森式獨立項所界定的A、B、C雖為習知元件，仍需將其納入解釋範圍，故該吉普森式獨立項所界定的範圍係為A+B+C+ D+E+F。

5.     以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中並未記載對應的結構、材料或動作，而係以功能手段用語或步驟功能用語（means plus function or step plus function）表示，該技術特徵僅能包含說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作，及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法，以認定其專利權範圍。

6.     申請專利範圍中「功能性子句」之用語通常附加於請求項末段，以描述功能或操作方式。由於「功能性子句」之用語與專利權人的意識限定或排除事項有關，原則上應列入比對內容。

    範例:

    1.一種轉向裝置，係包括：……，藉此，……，達成快速轉向目的。

上述「藉此，達成快速轉向目的」即所謂「功能性子句」，應列入比對內容。

7.     解釋申請專利範圍時，「上位概念」之用語僅包括有限下位概念事項，除非申請專利範圍之用語本身係用於賦予專利性。「有限下位概念事項」，指說明書內容所記載之下位概念事項部分及申請時「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」所能理解之下位概念事項部分。

8.     解釋申請專利範圍時，「擇一形式」之用語應限定在其所記載之選項。所謂「擇一形式」，係指請求項以「或」、「及」並列記載一群具體技術特徵的選項，其申請專利範圍分別由各個選項予以界定，例如「特徵A、B、C或D」、「由A、B、C及D組成的物質群中選擇的一種物質」等。擇一形式總括之用語中「及／或」之意義為「選擇其中之一或其組合」。

五、全要件原則

    若系爭專利的申請專利範圍之構成要件為A、B、C、D，被控產品之構成要件亦為A、B、C、D，其兩者比對項之構成要件相同，則稱符合全要件原則。判斷全要件原則時須注意下列事項:

1.     比對對象

    亦即「專利說明書VS.被告產品」之對象，而不是「原告專利說明書VS.被告專利說明書」、「原告產品VS.被告產品」等等之對象，此點須特別注意，一般人容易在比對時弄錯對象。

2.比對方式

    全要件比對時，須要特別注意比對方向，係從被告產品中找到系爭專利之申請專利範圍的所有相對應之技術特徵，例如底下的圖二所示，但一般人都是從系爭專利之申請專利範圍去找被告產品的所有相對應之技術特徵，通常因無法從系爭專利之申請專利範圍找著E、F、G，然後就認為被告產品物未符合全要件原則而不構成專利侵權，顯然已犯了比對要件上的嚴重邏輯錯誤。

 

圖二:全要件原則的比對方向之示意圖

3.全要件的比對內容

    歸納全要件的比對，會有三個內容:精確原則、附加原則、刪減原則。依序分別說明如下:

(1)、精確原則:被告產品直接抄襲系爭專利的申請專利範圍之全部構成要件，而無任何修改，構成專利侵權的機率很高，例如:系爭專利的申請專利範圍A+B+C，被告產品A+B+C。

(2)、附加原則:被告產品直接抄襲系爭專利的申請專利範圍之全部構成元件，並添加新元件，構成專利侵權的機率很高，例如:系爭專利的申請專利範圍A+B+C，被告產品A+B+C+D。

(3)、刪減原則:被告產品僅抄襲系爭專利的申請專利範圍之部份構成元件，而遺漏其中一個或若干元件，不會構成專利侵權，例如:系爭專利的申請專利範圍A+B+C，被告產品A+B。（此原則經常作為迴避設計的技巧）

 

六、文義侵權

    系爭專利的申請專利範圍之技術特徵完全對應表現在被告產品則稱「文義侵權」，符合「文義侵權」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。判斷「文義侵權」時須注意下列事項:

1、比對系爭專利申請專利範圍與被告產品時，只要被告產品欠缺系爭專利申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合「文義侵權」。

2、須注意系爭專利的申請專利範圍中的「連接詞」所代表的含意

連接詞區分有:開放式連接詞、封閉式連接詞、半開放連接詞

   (1)、開放式連接詞(常用，因為範圍通常較大)

    範例:    

    1.一種自行車避震座管，係包含為A+B+C。

上述「包含」就是開放式連接詞，只要被告產品的態樣A+B+C+D、A+B+C+E均被涵蓋。

   (2)、封閉式連接詞(少用)

    範例:    

      1.一種自行車避震座管，係由A+B+C所組成。

上述「由…所組成」就是封閉式連接詞，僅有涵蓋被告產品的態樣A+B+C。而被告產品的態樣A+B+C+D、A+B+C+E均未被涵蓋。

   (3)、半開放式連接詞(少用)

   範例:    

      1.一種自行車避震座管，基本上係由A+B+C所組成。

上述「基本上係由…所組成」就是半開放式連接詞，基本上僅有涵蓋被告產品的態樣A+B+C。而被告產品的態樣A+B+C+D，若D元件很重要，則A+B+C+D不被其涵蓋，若D元件不重要，則A+B+C+D被其涵蓋。

3、系爭專利的申請專利範圍所載之技術特徵係上位概念總括用語，而待鑑定對象對應者係相應的下位概念時，此時應判斷待鑑定對象符合「文義讀取」。

備註:以上部分內容摘錄自智慧財產局專利侵害鑑定要點

關鍵字:專利侵權、專利訴訟、申請專利範圍、文義範圍、專利侵害鑑定、全要件、內部證據、外部證據、連接詞、吉普森式、功能手段用語、功能性子句、擇一形式。

 

七、逆均等論

    「逆均等論」係為防止專利權人任意擴大系爭專利的申請專利範圍之文義範圍，而對系爭專利的申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若被告產品已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋(即文義侵權)，但被告產品係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」，應判斷未落入專利權（文義）範圍。

圖三:逆均等論之適用(一)

系爭專利的申請專利範圍	被告產品
一筒體之載人器具，具有動力，可於流體中自由活動。	一筒體之載人器具，具有動力，可於流體中自由活動。
雖然被文義範圍所涵蓋，但被告產品實際上所運用的技術不同於系爭專利，故適用逆均等論。

 

上述範例摘錄自：http://www.sdr.ebiz.tw/Patent/Patent_Infringement/Infringement_19.htm

判斷「逆均等論」應注意下列事項:

1、被告產品主張適用「逆均等論」，其前提必須已符合「文義讀取」。

2、「逆均等論」比對，應依據系爭專利的說明書中發明（或新型）說明之內容（包括書面揭露、可據以實施程度等）來決定，就系爭專利的申請專利範圍所載之技術特徵逐一檢視說明之。

3、被告產品符合「文義讀取」又適用「逆均等論」者，應判斷被告產品未落入系爭專利的申請專利範圍。

4、被告產品若符合「文義讀取」但不適用「逆均等論」，應判斷被告產品落入系爭專利的文義範圍。

 

八、均等論

    按，實務上一項專利產品在市場上口碑很好，就會引來他人覬覦其市場利益而對專利產品進行改良或迴避設計(Design Around)，然後再於市場上與該專利產品競爭，然而改良或迴避設計有無成功之判斷係依循一定法則及法官的心證，若論及該改良或迴避設計係保護被告產品的利益，則「均等論」則在保障專利權人利益，避免他人僅就其系爭專利的申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任。由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服的困難，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍。

(一)、均等論的比對方式:

    被告產品之對應元件、成分、步驟或其結合關係與系爭專利的申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段（way），達成實質相同的功能（function），而產生實質相同的結果（result）時，應判斷被告產品之對應元件、成分、步驟或其結合關係與系爭專利的申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用「均等論」。「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

    上述三步測試係考慮系爭專利的申請專利範圍之技術特徵與被告產品之對應元件、成分、步驟或其結合關係的相似性。例如申請專利範圍之技術特徵為Ａ、Ｂ、Ｃ，被告產品之對應元件、成分、步驟或其結合關係為Ａ、Ｂ、Ｃ’。假設Ｃ與Ｃ’兩者不符「文義讀取」，應再判斷Ｃ與Ｃ’兩者是否係「以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同的結果」，若兩者之「技術手段」、「功能」、「結果」皆為實質相同，應判斷Ｃ與Ｃ’無實質差異，被告產品被系爭專利之申請專利範圍的「均等論」所涵蓋。

 

圖五:均等論之比對方式

 

 

(二)判斷「均等論」應注意下列事項:

1、若被告產品欠缺系爭專利的申請專利範圍之任一技術特徵，即不適用「均等論」，亦即未符合全要件原則，應判斷被告產品未落入專利權範圍。

2、「均等論」比對應以侵權行為發生時，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準作考量。

3、「均等論」比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與被告產品之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對（element by element），不得以申請專利範圍之整體（as a whole）與被告產品比對。

4、若被告產品與系爭專利的申請專利範圍之對應技術特徵的「技術手段」、「功能」、「結果」其中之一有實質不同，則不適用「均等論」。

5、系爭專利的發明說明中有揭露但並未記載於其申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，例如系爭專利的申請專利範圍中記載之技術特徵為Ａ，被告產品對應之元件、成分、步驟或其結合關係為Ｂ，雖然發明說明中記載有Ａ、Ｂ，但其申請專利範圍中僅記載Ａ而未記載B，即使B為A之均等物或方法，但因Ｂ未記載於其申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」。

6、若被告產品不適用「均等論」，應判斷被告產品未落入其專利權範圍；若被告產品適用「均等論」，且被告產品未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷被告產品落入專利權的均等範圍；8.若被告產品適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應再比對被告產品是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」。

 

(三)「均等論」成立之案例:

圖六:均等論成立之案例

(內容摘錄自洪瑞章所著之專利侵害鑑定理論一書，智慧財產學院出版)

九、禁反言

    為防止專利權人藉「均等論」重為主張系爭專利從申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。系爭專利的申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」可為「均等論」之阻卻事由。

(一)、禁反言的比對方式

    例如申請專利範圍之技術特徵為A、B、C，被告產品之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D，雖然專利權人於申請時申請專利範圍中有記載A、B、D，但於申請過程中已將A、B、D修正為A、B、C，應判斷被告產品適用「禁反言」。惟若專利權人於申請至維護過程中已註明D與C為相同意義，且其補充、修正或更正與可專利性無關，則被告產品不適用「禁反言」。

(二)、判斷「禁反言」之注意事項

1、主張「禁反言」有利於被告產品，故應由被告負舉證責任。判斷是否適用「禁反言」所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查。

2、若被告未主張「禁反言」，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。

3、「禁反言」與「均等論」兩者在適用上產生衝突時，「禁反言」優先適用。

4、若系爭專利的申請專利範圍曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判斷是否適用「禁反言」﹔若理由不明確，得推定其與可專利性有關，適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，則應判斷被告產品不適用「禁反言」。

5、被告產品適用「均等論」，但不適用「禁反言」及「先前技術阻卻」者，應判斷被告產品落入專利權的均等範圍。

6、被告產品適用「均等論」，且適用「禁反言」，應判斷被告產品未落入專利權範圍。

(三)、「禁反言」案例:

(該案例內容取自:洪瑞章所著之專利侵害鑑定理論一書，智慧財產培訓學院出版)如圖七所示

1.系爭專利的申請專利範圍:

一種具有套座之筷子，其結構包括：一筷體，尾端凸設一方形套桿；一空心套座，兩端開設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大；且其筷體係以「PP材質」所製成。

2.被告產品:

一種「具有套座之筷子」，其結構包括：一筷體，尾端凸設一方形套桿；一空心套座，兩端開設有相同之套孔，其內徑較上述之方形套桿外徑略大；且其筷體係以「美耐皿塑膠材質」所製成。

 

圖七:系爭專利

3.臺北地方法院民事判決89 年訴字第3338號(第一審)

主文:

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

理由:

原告之新型專利說明書之創作說明一再詳述其專利係以pp材質作成，並標榜其耐熱度，且於申請專利範園亦載明其筷體係以pp材質為限。接諸前揭說明，原告申請專利之範圍自應以「pp材質」為限。

十、先前技術阻卻

「先前技術」係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術。因此，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。又「先前技術」乃被告常用的防禦手段，其最主要是阻卻原告的均等論的權利範圍擴張過大。

圖八:先前技術阻卻、禁反言與均等範圍之拉鋸示意圖

(一)、先前技術阻卻的比對方式

    即使被告產品適用「均等論」，若被告主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷被告產品與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。例如系爭專利的申請專利範圍之技術特徵為A、B、C，被告產品之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D’，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D。雖然於侵權行為發生時，以該發明所屬技術領域中所具有通常知識者之技術水準而言，C與D’之間無實質差異，適用「均等論」，若D’與D相同或為D與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用「先前技術阻卻」。

(二)、判斷「先前技術阻卻」之注意事項

1、主張「先前技術阻卻」有利於被告，故應由被告負舉證責任。若被告未主張「先前技術阻卻」，他人不得主動提供相關先前技術資料，以判斷被告產品是否適用「先前技術阻卻」。

2、被告產品適用「均等論」，但不適用「禁反言」及「先前技術阻卻」者，應判斷被告產品落入專利權之均等範圍。

3、若被告產品適用「均等論」，且適用「先前技術阻卻」，應判斷被告產品未落入系爭專利的申請專利權範圍。

 

 

十、結論

    從｢專利侵害鑑定要點｣中可以歸納出全要件原則、文義讀取、逆均等論、均等論、禁反言、先前技術阻卻等等。在專利侵權訴訟實務上被告產品經常係對專利產品作少部分改良，亦即差異些微，導致不符合文義讀取，因此原告經常運用的攻擊手段是均等論，據以主張被告產品落入其申請專利的均等範圍。而被告則經常引用前案據以主張先前技術阻卻，阻卻未落入文義讀取的元件係為習知元件，不應被系爭專利的申請專利範圍的均等範圍所涵蓋。在這均等論、先前技術阻卻拉鋸的節骨眼上是公說公有理、婆說婆有理，最後還是以智財法院的法官及技審官的心證為準。

    綜上所述，該｢專利侵害鑑定要點｣實際隱含了一些專利訴訟的攻擊、防禦技巧，若能根據該｢專利侵害鑑定要點｣事先擬妥一套攻擊、防禦說詞，較能左右智財法院的法官及技審官的心證。

備註:以上部分內容摘錄自智慧財產局之「專利侵害鑑定要點」

關鍵字:專利侵權、專利訴訟、申請專利範圍、文義讀取、專利侵害鑑定、全要件、內部證據、外部證據、均等論、禁反言、先前技術阻卻、技審官。

 

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