專利訴訟案例:不當行使新型專利權

一、前言

前不久，熱門韓劇《非常律師禹英禑》第五集播出ATM紙鈔匣專利案例，A公司指控B公司仿冒其紙鈔匣的新型專利，即A公司藉由專利侵權訴訟官司來毀損B公司的商譽，並搶走B公司的訂單，導致B公司因主要訂單的流失而倒閉。然而，實際上A公司紙鈔匣的新型專利乃為已公開的技術，且運用其未經過實體審查的可專利性要件之法律漏洞，進而被A公司不當行使其新型專利權。

上述此種不當行使新型專利權的案例，實務上屢見不鮮，故現行專利法上為了要預防新型專利權人的不當行使，故才有專利法第115～118條關於「新型專利技術報告」[註1]之相關設計，以填補專利法關於新型專利上之漏洞。尤其，專利法第117條規定:「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」，便在規範不當行使新型專利權之罰則。

二、不當行使新型專利權之判斷

可從109年度民專訴字第60號判決，可以看出當前現階段智商法院[註2]關於不當行使新型專利權之的一些心證形成觀點及方向:

(一)、原告主張：

原告所產製型號G8 LED HEADLIGHT單項照明設備（下稱系爭產品），於106年6月申請發明專利，11月開始製造準備販售，智慧局[註3]並於107年實體審查核准其專利。鉅被告等深知系爭產品一旦進入市場，將使被告之產品面臨極大挑戰。基於故意打擊原動機，被告在網路上佯稱原告公司侵害被告的M536321號新型專利(即為系爭專利)，卻未提出該新型專利之技術報告。待被告旋即於107年對原告公司所產製之系爭品，提起專利侵權訴訟，案經法院駁回被告之訴（即為107年度民專訴字第44號判決，下稱前案訴訟）。

原告於前案訴訟取得勝訴判決確定後，107年便向智慧局就系爭專利提出舉發，業經智慧財局為系爭專利請求項1至9舉發成立，應予撤銷之處分，顯見系爭專利已然不具可專利性，即被告並無正當理由不能依專利法第115條規定，向智慧局申請系爭專利之技術報告，難認被告等已盡相當之注意義務，自應依專利法第117條負損害賠償責任。

(二)被告抗辯：

按，提起新型專利訴訟並不以提示新型專利技術報告為其要件，新型專利之起訴，既無須提示新型專利技術報告，即為正當合法行使訴訟權，並非專利法第117條之侵權行為；又被告對原告等提起之前案訴訟程序中，原告等與法院從未抗辯或要求被告應提出新型專利技術報告，原告等既然自願放棄要求被告提出新型專利技術報告，則被告未予提出，難謂行使專利權有何故意過失。

況被告提起前案訴訟時，業已委請ＯＯ專利商標事務所出具系爭專利的侵權鑑定報告，認原告之產品符合構成文義侵權，主觀上確信原告之產品有侵害系爭專利的情形，足見被告行使專利權已盡相當注意義務，並無不當行使專利權之故意過失，爰請駁回原告之訴。

(三)法院心證：

按新型專利權人行使時，如未提示新型專利技術報告，不得進警告。新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告內容且已盡相當注意者，不在此限專利法第116條、第117條分別定有明文。

又專利法第116條、第117條之立法目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權人濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容及已盡相當之注意，始得免責。

準此，提起訴訟並非專利法第116條所稱之警告，固不以提示新型專利技術報告為必要，惟新型專利權人如未提示新型專利技術報而行使權利，日後新型專利被撤銷時，即應對於因行使權所造成他人之損害，負賠償責任並無主張免責之餘地。

經查，被告提起前案訴訟迄至確定時止，均未示新型專利技術報告，此為兩造所不爭執。又專利法第116條、第117條之立法目的，係為了避免僅形式審查核准，惟實質上不具專利要件之新型專利，於行使權利後被撤銷專利時，造成他人之損害，乃要求新型專利權人行使權利時，應提示新型專利技術報告；即被告於系爭專利經公告後，提起前案訴訟前，自得依法向智慧局申請新型專利技術報告，斯時亦無不得申請新型專利技術報告之困難。

復查，被告於提起前案訴訟時，所提出之相關證據均無新型專利技術報告，縱其業已提出侵權鑑定報告書，亦僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失可言；即無從認定其行使專利權係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當注意義務，自無從依專利法第117條但書規定主張免責之餘地。

至被告雖辯稱當時就系爭專利技術內容同申請新型及發明專利，被告申請之發明專利已於107年12月1日獲智慧局核准，亦不能證明被告行使系爭專利無故意過失之責任。

惟被告固於105年9月7日申請系爭專利時，同聲明就相創作在同日申請系爭專利時，同聲明就相創作在申請該新型專利之同日，另申請發明專利，仍須就上開發明專利進行實體審查。仍須就上開發明專利進行實體審查。其後，智慧局於審查過程中，通知被告申復說明，可知被告於提起前案訴訟前、後，已然知悉與系爭專利請求項1相同創作之上開發明專利申請案具有不可專利性之可能性，惟被告仍從未申請系爭新型專利技術報告，亦從未徵詢外部公正客觀之單位就系爭專利有效性與否進行鑑定，難認被告已盡相當之注意而無過失可言。是被告上開所辯，尚非可採。

綜上，被告未提示新型專利技術報告即提起前案訴訟，業已違反法第117條之規定，自有侵害原告權利之過失。

三、結論

按，新型專利因採形式審查，並未進行實體審查，該權利是否符合專要件並不確定，此為新型專利權人所應認知，因此，當新型專利權人行使權利造成他人損害時，原則上不可推說其係基於信賴專利權有效而行使權利，此與發明及設計專利權有所不同。故專利法第117條乃明訂新型專利權人於其專利權遭撤銷時，除基於新型專利技術報告之內容且已盡相當注意者，對於撤銷前行使新型專利權造成他人損害應負賠償責任。

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備註：

[註1]新型專利技術報告，因新型專利採形式審查，並未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性，而新型專利技術報告則可提供釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義。

[註2]智商法院，即為「智慧財產及商業法院」之簡稱。

[註3]智慧局，即為專利專責機關的「智慧財產局」之簡稱。

資料來源：

1.司法院裁判書系統

2.智慧局-民事雙月刊111年2月號