專利訴訟案例:

主張專利侵權應出示專利侵害鑑定報告之必要性

一、專利鑑定報告

按，專利侵害民事訴訟，在實務上，兩造雙方於訴訟開始前，均會自提「專利侵害鑑定報告」，以主張自身之權利受到侵害或不侵害。然而，法院會將雙方的「專利侵害鑑定報告」視為一種報告文書類的書證，即法院不會因到雙方的「專利侵害鑑定報告」之鑑定結果而受到拘束，但法院會斟酌雙方所提「專利侵害鑑定報告」的形式與實質上之證據力。

所謂「形式上證據力」係指是否由適格的鑑定單位[1]所製作，且有無符合專利侵害判斷要點[2]的鑑定流程，而所謂「實質上證據力」係指鑑定內容的陳述是否與待證的事實相同，此則屬法院自由心證判斷之權利。

另外，公平交易委員會為維護市場交易秩序，訂定有「專利權警告函案件之處理原則」[3]，針對專利權類的警告函案件明訂必須出示「專利侵害鑑定報告」，不然會違反公平交易法第25條，除了會被公平交易委員進行行政罰款之外，民事部分還須賠償被警告者所導致的損失，故「專利侵害鑑定報告」除了可用於專利侵害的民事官司外，還可用於專利權類警告函之場合。

二、智慧財產及商業法院民事判決-「109年度民公訴字第5號」之訴訟案例

(一) 原告主張

原告於108年間由中國進口供兒童使用之手寫板，在蝦皮購物平台上販售Q7A、Q7B、Q6C三種款式之手寫板商品。詎原告自108年8月1日起至109年3月17日止，陸續收到蝦皮購物平台以email來信通知由於侵害被告的專利權，原告相關手寫板商品已經遭刪除；因商品無故被下架，原告因而去信蝦皮購物平台請求提供權利人、權利內容、範圍及具體侵害證明，經回覆得知該權利人為被告陳*斌、新型專利證號為M547699號及M550892號（下合稱系爭專利），如下圖所示者。

而原告委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院對於原告在蝦皮購物平台販賣之手寫板商品與系爭專利進行比對，鑑定結果認定未侵權，而被告僅提出系爭專利證明文件及聲明書，並未提出侵害之具體事實或侵害證明，顯見被告於108年8月至109年3月期間，係為為事業競爭目的向蝦皮購物平台發函陳述侵害專利權之不實情事，並請求除去專利權侵害而刪除原告手寫板商品之賣場，損害他人累積商品資料之電磁紀錄及買家給予商品營業信譽之評價，被告應對原告負損害賠償責任。

(二) 被告主張

被告為系爭專利之權利人，係於108年8月至109年3月在蝦皮購物平台提出檢舉後，始於109年4月17日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請將第M550892號新型專利專屬授權給公司，是本件檢舉實與公司無涉，故原告對被告公司提起本件訴訟自屬當事人不適格。再者，被告業已取得專利權，自得行使專利權，並向網路平台提出專利權證明，要求網路平台排除侵害，是其以個人名義對原告在網路平台之侵權行為，提出專利權之主張，核屬正當之權利行使。

況且，被告係依蝦皮購物平台之相關規定，檢附相關證據，以權利人之身分提出檢舉，而實際將原告產品刪除之人，並非被告，而是各大網路平台，倘原告可舉證證明其無侵害專利權之事實，自可依各平台之規定申請恢復原狀，此應為原告與平台之紛爭，而與被告無涉等語，資為抗辯。

(三) 法院心證

被告於108年8月至109年3月間，陸續檢舉原告在蝦皮購物平台之手寫板商品賣場，致原告之上開賣場遭蝦皮購物平台下架刪除，而被告檢舉時，僅檢附專利權人聲明書、新型專利證書及侵權檢舉申訴單等情，均有蝦皮購物寄予原告之電子郵件、蝦皮公司109年11月9日回函暨附件及本院公務電話紀錄在卷可證，可知被告提出檢舉時，並無提供任何系爭專利與原告手寫板商品侵權比對事證之鑑定報告或系爭專利之新型專利技術報告予蝦皮購物平台，已難謂符合上開申訴、侵權通知或檢舉之相關規定。

又原告陳稱：最初蝦皮購物平台上之手寫板商品是從108年8月開始上架，一直販售至109年3月等語，而被告於前開期間即108年8月2日至109年3月16日間，以自己名義陸續向蝦皮公司檢舉原告之手寫板商品，佐以被告等自承：被告僅有依照蝦皮規定填寫申訴書及權利聲明書，是否有侵權或需下架，應由蝦皮認定等語，益徵被告於檢舉原告手寫板商品前，完全未履行任何原告之手寫板商品是否侵害系爭專利之查證義務，而是原告手寫板商品於蝦皮購物平台上架後，被告陳文斌旋即檢附專利證書及原告販售商品之網址，泛稱原告侵權而要求蝦皮購物平台刪除下架原告之手寫板商品。

再者，被告係於106年10月24日申請M550892號新型專利之技術報告，該新型專利技術報告並於107年6月8日完成，其中就請求項1（唯一獨立項）之比對結果代碼為1，即不具新穎性，有新型專利技術報告在卷可證，足見斯時被告主觀上至少已知悉新型第M550892號請求項1之有效性存有相當程度之不確定性，惟被告並未進一步徵詢外部公正客觀之單位就系爭專利之有效性與否及原告陳列、販賣之手寫板商品是否侵害系爭專利等進行鑑定，即在未獲得新型第M550892號之有效性及侵權判斷無疑慮之客觀證據前，逕行於108年8月2日至109年3月16日間，以自己名義向蝦皮購物平台檢舉原告之商品侵害系爭專利，致原告手寫板商品陸續經蝦皮購物平台刪除下架。

而原告委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院對於原告在蝦皮購物平台陳列、販賣之手寫板商品與系爭專利進行比對，鑑定結果認定未落入系爭專利之專利權範圍而未侵權等情，亦有專利權鑑定研究報告書在卷可參，已難認被告向蝦皮購物平台檢舉、申訴原告之手寫板商品侵害其專利權一事與事實相符。

參以，被告於108年8月2日至109年3月16日間，除了以自己名義向蝦皮購物平台檢舉原告帳號之商品外，亦檢舉其他眾多賣家之商品侵害系爭專利，向蝦皮購物平台申請移除該等侵權商品之刊登，其中單就原告帳號之商品共計23件檢舉，此觀蝦皮公司109年11月13日回函中所檢附之附件內容及申訴單內容即明，堪認被告檢舉原告商品之目的不在於保護系爭專利是否於實體法上遭受侵害，而係以系爭專利作為迅速阻礙其他競爭者或其交易相對人之不公平競爭工具，其行使專利權之行為自屬顯失公平之行為，具商業競爭倫理之非難性之手段、目的，侵害以品質、價格及服務等效能競爭為本質之公平競爭，難認被告多次向蝦皮購物平台提出申訴、檢舉係行使專利權之正當行為，要屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，已構成違反公平交易法第25條之規定。

(四) 上開訴訟案例關於賠償金之計算

原告雖主張以如附表一、二、三所示之計算方式計算其因賣場遭刪除因而所受之損害，惟原告在蝦皮購物平台刊登之手寫板商品，於108年8月1日至109年3月17日係陸續經刪除又重新上架，是原告於附表一、三所計算之損害日數，顯有重複計算之嫌，且該段期間內原告之手寫板商品仍有陸續售出之紀錄，有蝦皮公司110年3月25日回函暨附件附卷可查，自難認原告於該段期間受有不能售出手寫板商品之損害。

又原告於109年3月17日下架商品後至其所主張計算至109年5月15日止之期間內（共計60日），係因被告陸續檢舉而要等待法院判決後再重新上架，堪認原告該段期間內確受有不能售出手寫板商品之損害；佐以，以蝦皮公司回覆原告手寫板商品之銷售紀錄，可知原告於108年9月2日至109年2月23日期間內，共計174天，平均每日銷售手寫板商品為10.5吋0.25個、8.5吋0.15個，其中10.5吋單價為399元、8.5吋單價為249元，亦為被告所不爭執，是原告於109年3月17日至109年5月15日止之期間內，應受有8,226元之損害（計算式：【399 x 60 x 0.25】＋【249 x 60 x 0.15】＝8,226元），至逾此範圍之請求即屬無據，應予駁回。

復按當事人為伸張權利所必要支出之費用，如可認為係因他造侵權行為所受之損害，即加害行為與損害賠償範圍間有相當因果關係者，均非不得向他造請求賠償（最高法院99年度台上字第224號判決要旨參照）。查原告主張為證明其手寫板商品實未侵害系爭專利，而委請公證第三人支出鑑定費用105,000元，業據提出前開鑑定研究報告書、委託書及收據為憑。而被告主張他人侵害其專利權，本應就此一侵權事實負舉證責任，卻僅提出權利人聲明書、新型專利證書及侵權檢舉申訴單即提出上開檢舉、申訴，致使原告上開手寫板商品賣場遭刪除下架，而原告所陳列、販賣之手寫板商品是否侵害系爭專利等情，尚須比對該手寫板商品之技術特徵是否落入系爭專利各請求項之範圍，並非一般人僅憑目測或感官體驗即得加以判斷，確有委請專業人士鑑定，以釐清是否侵害專利權之必要。則原告以上開鑑定結果作為其陳列、販賣之手寫板商品未侵害系爭專利，而主張被告上開檢舉、申訴之內容為不實事實，應係為伸張權利所必要，且係因被告不實之檢舉、申訴行為所生損害，核屬原告為證明其手寫板商品未侵害系爭專利所致，當屬為實現損害賠償請求權之必要費用，是其併請求被告等應連帶賠償鑑定費用105,000元之損害部分，亦為有據。

另，原告就其所受非財產上損害部分，僅泛稱因被告等不當行使專利權，而受到精神壓力、精神傷害等語，惟依民法第195條第1項規定，精神慰撫金之賠償，以法律有明文規定者為限，並須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要（最高法院51年台上字第223 號判例要旨參照），而原告上開所受損害者為上開財產上之損害，非屬人格權之侵害，與民法第195條第1項規定之要件不符，自無從依該條規定請求被告等連帶給付非財產上損害賠償。是原告請求被告等應連帶給付非財產上損害賠償200萬元部分，尚屬無據。

綜上，原告請求被告等應連帶給付113,226元（計算式：8,226＋105,000＝113,226元）部分，為有理由，至逾此部分之請求，即無理由，應予駁回。

三、結論

因為「專利侵害鑑定報告」具有初步認定該新型專利權是否被侵犯之作用，然而該新型專利權被侵害與否，前提是要先確認該新型專利權是否有效，故尚須以「新型專利技術報告」來填補「專利侵害鑑定報告」之不足，這是因為「新型專利技術報告」具有初步認定該新型專利是否具備有可專利性要件之作用，即「新型專利技術報告」與「專利侵害鑑定報告」二份文件具互補作用。

因此，新型專利權人若要對他人寄發警告函，除了要出示法定「新型專利技術報告」才享有專利法第117條免責外，也必須出示法定「專利侵害鑑定報告」或提出專利與疑侵權物間之涉有具體侵權部分之比對資料必要說明事證資料及程序，方得以避免有違反公平交易法第25條之規定之可能。故於上開訴訟案例中，因被告於蝦皮購物平台檢舉原告的商品並未出示「專利侵害鑑定報告」或其他必要具體侵權事證，屬不當行使專利權並違反公平交易法，故被告被法院判賠原告因原告的檢舉行為而導致原告商品下架而無法販售之財產損失[4]，但被告無須賠償原告的精神損失；另外，原告為主張權利所作成「專利侵害鑑定報告」之費用當屬為實現損害賠償請求權之必要費用，法院裁准被告等應連帶賠償鑑定費用105,000元之損害部分。

並特別說明，上開案例中被告因不服該判決，仍上訴至高等法院第二審後，已成為確定判決[5]，如下圖所示者。本案雖屬一個個案，但涉有不當行使權利部分已被一二審高院認證，即權利人主張對造產品有無涉及侵權之權利，必需屢行必要法定程序及揭露必要事證，本案之判決可為不當行使權利之教材之一。