一、     前言:

　　按、由于我国将专利区分为发明、新型、设计等三大种型。于审查上比较特别的是新型专利系采「形式审查」而不作「实体审查」，所谓「形式审查」的内容有新型定义、法定不予专利之客体、专利说明书之格式与方式、单一性原则…等等，尚未对专利三大要件:产业利用性、新颖性及进步性作进一部确认，导致其权利未进一步确认，故才有「新型专利为登记制之说」。因不涉及实体审查程序的前案检索，可以缩短许多审查时间，让专利申请人可尽早取得专利证书，再搭配相关配套措施，俾利于申请人的产品营销于市场。尽管该新型专利制度可让申请人尽速取得「专利证书」的优点，然实务上却也暴露许多缺点，例如:(一)、因其未作实体审查，让申请人可以拿过时无效的专利重新再申请，进而再一次取得专利权而严重扰乱产品市场的竞争次序；(二)、因未作实体审查，无法实时检验事务所专利说明书之撰写质量，影响申请人的权益甚巨。

                             表一：「形式审查」与「实体审查」之差异

审查内容	形式审查	实体审查
新型或发明定义	V	V
法定不予专利之客体	V	V
专利说明书之格式 (名称、说明书、图式是否符合规定)	V	V
专利说明书之揭露方式 (充分揭露且可据以实施)	V	V
单一性原则	V	V
产业利用性	无	V
新颖性	无	V
进步性	无	V
拟制丧失新颖性	无	V
先申请原则	无	V

 

二、「新型专利技术报告」之目的：

　　由于新型专利系采「形式审查」，即谓对新型专利申请案不进行前案检索以及不作是否满足实体要件之判断，透过该等形式审查后就可核准专利，并缴费公告领证（百分之百请准）。由于此种新型专利权利的有效性尚未经确认，所以，专利法第104条规定：「新型专利权人行使新型专利权时，应提示新型专利技术报告进行警告。」同法第105条复谓「新型专利权人之专利权遭撤销时，就其于撤销前，对他人因行使新型专利权所致损害，应负赔偿之责。前项情形，如系基于新型专利技术报告之内容或已尽相当注意而行使权利者，推定为无过失。」如此藉由新型专利技术报告的提出，避免新型专利权人滥行诉讼。  

三、「新型专利技术报告」之审查内容

　　任何人均可依专利法第103条向智慧财产局（以下称智慧局）提出申请新型专利技术报告，并应将新型专利技术报告之审查结果刊载于专利公报。如叙明有非专利权人为商业上之实施，并检附有关证明文件者，专利专责机关应于6个月内完成新型专利技术报告。特别一提，于该新型专利权当然消灭后，仍可为之，且不可为撤回其申请。

　　待任何人提出「新型专利技术报告」申请后，智慧局指派审查委员依下述方式作审查：

（一）、审查步骤流程

步骤 1、阅读该案之专利说明书：

　　首先要从阅读新型专利说明书、图式开始，必须了解该专利之技术内容，此说明书、图式系以公告本为准。若有经更正核准后之公告本，应以更正案处分之公告本为准。

步骤 2、掌握申请专利范围中每一请求项之创作：

　　由于新型专利技术报告必须逐项比对，清楚解读申请专利范围每一请求项的创作为何，并根据每一请求项的创作进行前案之检索。

步骤 3、检索先前技术（即前案）：

　　在针对新型专利技术报告之制作迅速性要求，且基于免除新型专利技术报告之一再申请及加速后申请之新型专利技术报告制作观点，所以利用数据库检索前案时，原则着重本国前案数据之检索。另外，对于已公开的发明申请案，也要加以检索，以免在判断拟制新颖性与先申请原则时有所失误。惟做为新型专利技术报告比对基础之先前技术，并不限于专利前案，其他公知刊物、教科书、型录等，公开使用事证，公众知悉事证等，如为时间许可与能力所及，审查委员亦须尽可能加以调查与比对。

步骤 4、筛选适用之先前技术：

　　审查委员就检索结果选取适用之先前技术，影印相关部分附卷，并以色笔或划底线方式标示可列入新型专利技术报告之段落。

步骤 5、逐项比对：

       根据前述步骤1～4之结果，针对申请专利范围每一请求项进行比对，并将比对结果赋予「代码1、2、3、4、5、6」其中一个代码。

 

图一：新型专利技术报告审查之步骤流程

（二）、比对的重点内容：

　　基本上，「新型专利技术报告」适用于发明专利的审查基准。惟着重下列

（1）至（5）事项之完整比对(专利法第103条第1项)：

（1）是否申请前已见于刊物或已公开使用。(专利法第94条第1项第1款)

（2）是否申请前已为公众所知悉。(专利法第94条第1项第2款)

（3）是否具有进步性。(专利法第94条第4项)

（4）是否有其他申请案申请在先，而在其后公开或公告。(专利法第95)

（5）是否违反先申请原则。(专利法第108条准用第31条)

　　上述（1）及（2）可总称为是否满足新颖性之条件；（4）为是否满足拟制新颖性之条件，其以先申请案的专利说明书、图式的全部内容为比对基础，不限于申请专利范围，只要比对中的新型申请专利范围之创作出现在先申请案的专利说明书、图式中的任何一部分，则判断结果均为「是」。在（3）中为新型专利的进步性之判断；在（5）中，于决定是否有同一创作出现在他申请案，系以两者之申请专利范围为比对基础，只有当申请专利范围中的新型同一时，则其结果为「是」。上述有关（1）、（2）、（3）、（4）及、（5）的判断准则，可参酌「发明专利审查基准」之相关章节。

 

   

图二：新型专利技术报告审查之比对内容

 

四、「新型专利技术报告」各评等所代表的意义

　　审查委员完成的每份新型专利技术报告，针对每一请求项均会赋予代码，此等代码之意义如下：

< 代码1 >：

本请求项的创作，参照所列引用文献的记载，无新颖性。(专利法第94条第1项第1款、第2款)

< 代码 2 >：
本请求项的创作，参照所列引用文献的记载，无进步性。(专利法第94条第4项)

< 代码 3 >：
本请求项的创作，与申请在先而在其申请后始公开或公告之发明或新型专利申请案所附说明书或图式载明之内容相同。(专利法第95条)

< 代码 4 >：
本请求项的创作，与申请日前提出申请的发明或新型申请案相同。(专利法第108条准用第31条第1项、第4项)

< 代码 5 >：
本请求项的创作，与同日申请的发明或新型申请案相同。(专利法第108条准用第31条第2项、第4项)

< 代码 6 >：
无法发现足以否定其新颖性等要件之先前技术文献等。(包括说明书记载不明了等，认为难以有效的调查与比对之情况)

故从上述评等之陈述，以代码6为最佳。

＊ 智财法院100年度行专诉字第50号 :

       新型专利技术报告仅为申请人判断该新型专利权是否合于专利实体要件之参考，该新型专利技术报告所载比对结果并无任何拘束力，且非行政处分，对于该新型专利之效力即无任何影响。主张该新型专利有应撤销理由之人，应依专利法第107条规定向被告提起举发，并使该新型专利权人有陈述意见之机会，赋予其正当之程序保障，被告基于双方之攻防后所为之审定，始属行政处分；不服该审定者，有权进行行政争讼程序以资救济。

 

 

图三：新型专利技术报告之评等

 

五、若评等为非代码6，是否可提起诉愿之行政救济

 

　　依现行专利相关法规将「新型专利技术报告」性质定位为一种参考数据而不是行政处分，因此无法提起诉愿，即使提出诉愿亦会被驳回（台北高等行政法院95 年度诉字第2863 号）。若申请人认为该「新型专利技术报告」有严重错误或瑕疵，可以再提第二次「新型专利技术报告」，除非真的有审查上的严重瑕疵，原则上智慧局是不会作不同之认定。抑或，可拿该新型专利技术报告的「引证专利文献」径行提出专利举发，智慧局的审查委员会更为谨慎参酌该等引证案是足以使该新型专利丧失专利要件，若无才可推翻新型专利技术报告之参考，但得冒有可能被撤销之风险。

 

六、若评等为非代码6，告赢侵权者的成功机率？

　　依据98年民专上易字第7号，原告为新型M259221号「具高密度与高度比散热片之水冷散热装置」专利权人，其诉称被告未经其同意而生产及贩卖原告的产品，进而对被告求偿。经地方法院判决原告败诉，原告不服，向智财法院上诉，但被上诉人(被告)抗辩系争专利欠缺进步性，即智慧局出具之新型专利技术报告已指出系争请求项欠缺进步性。经智慧法院审理后，以被告所提之先前技术，认定系争专利的请求项1-3，系争专利于本件民事诉讼中，不得对被上诉人主张权利。因此，经此次判决后，该新型专利技术报告的评等为非代码6，则告赢侵权者的成功机率将是微乎其微，建议最好不要对侵权者采取诉讼行为。(案例内容取自98.12智慧财产月刊132期，刘国赞之智慧财产法院专利事件判决研析)

系争专利

七、结论

　　无论是发明、新型或设计专利之申请，于其提出专利申请之前均须作「前案检索」，进一步确认及评估申请人创作的专利要件之程度。若事务所于申请前检索到相关前案，导致该申请人的创作「进步性」不足或已经无「新颖性」，此时事务所就会建议申请人对其创作进行大幅修改以区别于该前案技术，或建议申请人放弃该案申请另图他俓。若系因新型专利的形式审查制之关系，贪图新型专利的「百分之百请准」之便利，于其申请时未作前案检索而贸然就撰写专利说明书及界定申请专利范围，这样就直接就递交官方申请，虽可拿到专利证书，但该专利涵盖到前案技术的机率将大增，于其作新型专利技术报告审查时，往往就会被审查委员检索到相关前案而导致新型专利技术报告评等很差，则形成一不具攻击性的无矛之杆，则一切就太晚矣。

 

 

关键词:。

 

参考数据源:经济部智慧财产局

---

关键词：新型专利技术报告    先前技术    专利检索    形式审查    新颖性    拟制丧失新颖性    进步性    先申请原则    专利说明书    申请专利范围    逐项比对    诉愿    行政救济