一、前言:

        按，台湾新型案的审查期间4至6个月才能被核准，发明案的审查期间3至4年才能被核准，鉴于可主张专利权的有效起始日系从申请案的公告日开始，因此造成新型有4至6个月的权利空窗期，发明有3至4年的权利空窗期，尤其是发明的权利空窗期相当久，在未取得专利证书之前就发现市场上已有仿冒品，却无法对侵害者主张权利，影响申请人权利甚巨，虽有专利法第40条(新法第41条)的补偿金制度，但仍无法弥补申请人于市场上遭受不当竞争带来的损失，但发明案系采实审制，发明审查旷日费时，亦莫可奈何之事，故在专利申请实务上存在着可以运用创新专利以「一案两请」申请实务，让申请人多花点一些申请费用，可以取得创新专利商品于商业竞争的最大保护效果。

        所谓「一案两请」乃是申请人将相同的案子同日递件申请新型与发明，其好处是让申请人优先取得新型专利，并可让申请人在市场上优先主张权利，快速排除竞争对手，待发明进入实审阶段，才选择发明而放弃新型，让发明继续保护申请人的专利商品。

        不管台湾、大陆、乃至世界各国都存在着发明实审时间过久的问题，且鉴于「一案两请」可尽速取得专利权及排除市场仿冒者的优点，让大家有目共睹，因此世界各国仍允许「一案两请」的存在，特别台湾专利局(TIPO)在此次专利修法当中，更将「一案两请」的规定明列于新专利法第32条亦有明确宣示「一案两请」合法性的效果。

二、关于「一案两请」新法、旧法的规定:

        在新专利法第32条未规定以前，旧专利法系规定于第31条第一项:「前项申请日、优先权日为同日者，应通知申请人协议定之，协议不成时，均不予发明专利；其申请人为同一人时，应通知申请人限期择一申请，届期未择一申请者，均不予发明专利。」。

    但过去申请人与审查委员有时对专利法第31条解读上会有所不同，申请人认为提出「一案两请」，先快速取得新型专利权，待发明通过实审时则选择发明而放弃新型，若发明未能通过实审时则仍可保留新型。但在申请实务上，有时会遇到态度不明的审查委员，明知申请人「一案两请」，在发明案实审阶段所发出审查意见函中却无明确表示发明能否通过实审，让该案申请人很犹豫到底要不要择一，因为很有可能申请人放弃新型后，发明又无法通过实审而请准，结果落得新型与发明同时失去专利权，失去了「一案两请」的意义。

    而此次TIPO修法将「一案两请」另立于第32条，且从该法条的字面上来看，似乎确立「一案两请」的合法性，换言之，亦认同「一案两请」可为申请人带来最大权益，同时亦有对一些态度不明的审查委员亦有拘束的作用，应在其审查意见函中明确表示发明能否通过实审，以利申请人择一，为申请人谋求最大的权益。

 

表一: 新法与旧法比较表

	新专利法第32条	旧专利法第31条
一 案 两 请	1.同一人就相同创作，于同日分别申请发明专利及新型专利，其发明专利核准审定前，已取得新型专利权，专利专责机关应通知申请人限期择一；届期未择一者，不予发明专利。 2.申请人依前项规定选择发明专利者，其新型专利权，视为自始不存在。 3.发明专利审定前，新型专利权已当然消灭或撤销确定者，不予专利。	1.同一发明有二以上之专利申请案时，仅得就其最先申请者准予发明专利。 2.但后申请者所主张之优先权日早于先申请者之申请日者，不在此限。 3.前项申请日、优先权日为同日者，应通知申请人协议定之，协议不成时，均不予发明专利；其申请人为同一人时，应通知申请人限期择一申请，届期未择一申请者，均不予发明专利。 4.各申请人为协议时，专利专责机关应指定相当期间通知申请人申报协议结果，届期未申报者，视为协议不成。 5.同一发明或创作分别申请发明专利及新型专利者，准用前三项规定。

三、申请实务上「单一申请」及「一案两请」的态样:

  

 

        在「一案两请」进行申请程序当中，系先取得新型专利权，但发明仍然在专利局续审当中，当专利局的审查委员发现有相同专利被请准的状况下，会通知申请人发明与新型择一，一般在发明能够请准的状况下，申请人通常会选择发明而新型则视为自始不存在。

四、「一案两请」的优缺点比较 :

 

表二:「单一申请」案与「一案两请」案优缺点比较

 

	单一申请(发明或新型)	一案两请	比较
权利空窗期	1.新型: 4至6个月 2.发明: 3至4年	仅有4至6个月	一案两请的权利空窗期较少，尽速在市场上排除竞争对手
保护年限	1.新型: 10年 2.发明: 20年	20年	一案两请的权利可以拿到20年的保护
申请费用	新型:约NT$20000，或 发明:约NT$40000	NT$60000	费用仅多出一件新型申请费及其年费大约NT$20000

 

        由上表得知，「一案两请」的优点系可像新型一样快速取得专利权及快速排除市场上的竞争对手或仿冒者，又可如发明可取得约20年的专利权，而该「一案两请」唯一缺点就是取得专利权的成本较高。

五、结论

        按，发明案审查系采实体审查制，所谓实审乃对该发明内容作前案检索及内容比对，据以审查该发明是否满足专利法上的｢实用性、新颖性、进步性｣可专利性要件，故发明案审查旷日费时，世界各国皆然。然实务上常发生未取得专利权时，就已发现仿冒品在市场上广泛流通，此时的申请人因未有任何专利证书据以主张权利，因僵硬的官方制度而影响申请人的利益甚巨。鉴于上述发明案的缺失，专利申请人可考虑以「一案两请」作为申请上的策略，虽然多花点一些费用，但取得创新专利商品于市场上竞争的最大保护效果。

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参考数据 :

1.新专利法:

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

2.旧专利法:

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

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关键词：专利    专利申请    权利空窗期    一案两请    新型专利    发明专利    商业竞争    保护效果