专利地图:专利举发在侵权诉讼中的策略运用

By ChungChuan REX WANG、OLIVER CHEN
随着商业竞争激烈,知识产权观念的普及及应用,越来越多的企业常在各商业活动中遭遇到竞争对手掀起及祭出排除侵权程序致履传专利侵权纠纷;有时企业正常营运中,会意外地接到专利权人发出侵权警告信或起诉状,告知自己所生产的产品已侵犯了他人的专利,面对此类突发事件,企业应积极研究面对智财权管理策略才是上策,并检视自己的产品技术手段或特征或制造方法或产品那一个部份特征落入该系争目标的保护范围。
1、对系争目标专利范围有效性之确认:首先,企业应当正确冷静地判断自己所采用的技术或生产的产品是否落入他人专利的保护范围内;先确认该专利是否处于有效期间之内,若有,随后,还必须对此专利是否确实具备专利法意义上的可专利性进行研究与分析,寻找该专利无效的证据。若证据充分,事实清楚,使被告可化被动为主动,而能在专利侵权诉讼中胜诉。若专利权已无效,该专利效力已失效,不具法律所赋于独家制造、贩卖、授权或贩卖要约之权,任何人对该失效专利范围,都可以自行制造、销售,不受该失效目标所拘束。
根据我国专利法的规定,新型专利仅为“形式审查”而不作实质审查,因而造成其法律状态极不稳定;而发明专利尽管经历了实质审查,但由于种种原因也难以保证其审查没有遗漏;因此“专利举发”实际上已经成为专利侵权诉讼中被告最常用的防卫手段。
2、善用行政救济手段:「专利举发」,其为一种行政救济手段,主要系为避免主管机关审查专利时有不周全情形,而有所谓“公众审查制”之补救措施,任何人对已取获准的专利有所质疑时,均可备具“证据”对其提出专利举发,以挑战该专利的“可专利性要件”(例如:产业利用性、新颖性及进步性),此时主管机关就须对该专利的可专利性要件作仔细地、全面性地审查,若有如举发人所陈述之事实,则将撤销该专利,并限期追缴证书,而该专利自始就不存在。
3、专利侵权诉讼之应用:过去实务上,专利举发经常被运用于专利侵权诉讼中,常见被告为避免缴纳权利金,一方面向主管专利之专责机关(经济部智慧财产局)提出举发,另一方面再据以依专利法第90条之规定:「关于发明专利权之民事诉讼,在申请案、举发案、撤销案确定前,得停止审判。法院依前项规定裁定停止审判时,应注意举发案提出之正当性。举发案涉及侵权诉讼案件之审理者,专利专责机关得优先审查。」,而向法院声请裁定停止审判。因此导致专利侵权诉讼程序拖延,常为人所诟病。
4、专利举发证据与法院自行裁量之权:为了补救过去被告常以专利举发手段干扰侵权诉讼的进行,“知识产权案件审理法”中的第16条就规定有关智慧财产民事诉讼中,就当事人主张或抗辩知识产权有应撤销或废止原因,法院的法官应自为判断,而不适用有关停止诉讼程序之规定。而其效力依同法第2项之规定,于法官认有撤销、废止之原因时,知识产权人于该民事诉讼中不得对他造主张权利,故为于诉讼中就“权利有效性之争点而为判断”,也就说在专利侵权诉讼中,法官可斟酌被告所提之证据,以自行裁决该专利是有效或无效。
5、专利有效性:因此,现在的专利侵权诉讼中被告的防御手段就不能仅局限于专利举发,尚可运用其专利侵权诉讼程序中:提出原告专利的“专利有效性”抗辩;然而,不管是走行政程序的专利举发及司法程序的“专利有效性”抗辩,两者均与“专利有效性检索”有关;一般而言,专利侵权诉讼中涉及新型专利的比例相当高,而这类新型专利被判无效的可能性机率较高;若能透过专精此前案检索技术专利事事务所(本所)进行大量且精密地从全球专利库中找出与该系争案有效性相关之前案检索,进而找出已揭露了原告专利的申请专利范围的所有技术特征,系足以影响到该原告专利的新颖性或进步性,则被告赢得诉讼机率将大增。
6、专利地图建构分析与前案之检索应用时机:专利地图建置分析除可以了解产业技术走向亦可以了解个别竞争对手核心技术的布局,前案技术,专利数据库大概可以囊括90-95%的创新技术,且各前案技术之专利申请已将主要技术手段、解决问题、欲达成效果等记载在专利说明书,故企业若长期透过专利有效管理建构「专利地图」以了解同业间同一技术领域申请专利范筹之数量与布局,又从个别企业申请专利前案了解各揭露专利技术实施范围与所达成功效,藉此双管齐下,对争端诉讼与未来技术之资源投入,可以有事半功倍之效。
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