一、前言   企业或发明人申请专利，取得专利权后即为专利权人，其若在商业市场上营销发现仿冒品时，可以依据现行专利法第96条行司法途径对于仿冒者，得请求除去之，而有侵害之虞者，得请求防止之，然后在进一步请求损害赔偿，通常该仿冒者有两种情况，不是觊觎市场的利益而故意侵权，不然就是在不知情的情况下。但从另外一个角度而言，某些厂商亦经常受到Patent Trolln骚扰并指控专利侵权，且要求即刻停止生产或付其权利金。故我们不论是处于专利侵权诉讼发动之原告或被控专利侵权之被告，若不黯法院的「专利侵害鉴定要点」及诉讼策略，于专利侵权诉讼中，只有被挨打的份。

二、专利侵害鉴定要点

    由司法院认为经济部智慧财产局认「专利侵害鉴定要点」有助于侵害专利鉴定机构提升作业之正确性，乃检送「专利侵害鉴定要点」乙份供各级法院参考。故智财法院、各鉴定机关、专利代理人、律师均以此「专利侵害鉴定要点」作为专利侵权判断与否的依据。

三、专利侵权鉴定要点的鉴定流程及其内容

    该专利侵权鉴定要点的内容合计有解释申请专利范围、全要件原则，文义读取、均等论、逆均等、先权技术阻却、禁反言等等，如下图所示。

图一:专利侵害鉴定流程图

        而专利侵权鉴定流程系先从法官「解释申请专利范围」开始，接着比对”待鉴定对象”之技术是否符合「全要件原则」，亦即要从”待鉴定对象”均可找到相对应之技术特征，即便称作符合全要件原则。然后续而比对”待鉴定对象”有无落入申请专利范围的「文义范围」，若有落入「文义范围」则续行「逆均等」，若「逆均等」成立则不构成专利侵权，若「逆均等」不成立则构成专利侵权。

    若无落入「文义范围」则续行「均等论」，若「均等论」不成立则不构成侵权，若「均等论」成立则尚须行有无适用「先前技术组却」及「禁反言」，若适用则不构成专利侵权，若不适用则构成专利侵权。

    故从上图一所示的专利侵权鉴定流程中可得知:「符合全要件原则」、「适用文义侵权」、「不适用逆均等」、「适用均等论」、「不适用先前技术&禁反言」、系为原告常用的专利诉讼攻击手段。「不符合全要件原则」、「不适用文义侵权」、「适用逆均等」、「不适用均等论」、「适用先前技术&禁反言」系为被告常用的专利诉讼防卫手段。

四、解释申请专利范围

    专利侵权鉴定的首要步骤就是法官解释系争专利(即原告专利)说明书中的申请专利范围所界定的范围，因为我国采「折衷限定主义解释原则」，必要时得参酌说明书及图式。通常解释申请专利范围必须注意下列几点:

1.     解释系争专利的申请专利范围，应限制在申请当时所能了解之意义，并以法院的法官的解释为准。

2.     解释申请专利范围所使用的证据区分有「内部证据」与「外部证据」，若外部证据与内部证据有冲突者，则优先采用内部证据；其中，

(1)、内部证据:包括请求项之文字、说明书、图式及申请历史档案。而申请历史档案更包含有申请时、举发或行政救济阶段之补充、修正文件、更正文件、申复书、答辩书、理由书等。

(2)、外部证据:系指内部证据以外之其他证据，其包括发明人的论文著作或其他专利、相关前案、专家证人之见解、具有通常知识者之观点或该发明所属技术领域之权威著作、字典、专业辞典、工具书、教科书等。

3.     被告产品落入独立项，亦会落入附属项:

申请专利范围中各请求项，以独立项的范围最大，故被告产品落入独立项，则亦会落入附属项，因此有无构成专利侵权，比对独立项就可，但须特别注意:有时申请专利范围会有两项以上的独立项，此时均要解读各独立项的范围。

4.     吉普森式独立项，”其特征”在前之技术特征亦须纳入解释范围:

    范例:    

    1.一种自行车避震座管，系为A+B+C，其特征在于:D+E+F。

上述吉普森式独立项所界定的A、B、C虽为习知组件，仍需将其纳入解释范围，故该吉普森式独立项所界定的范围系为A+B+C+ D+E+F。

5.     以功能界定物或方法之申请专利范围，请求项中并未记载对应的结构、材料或动作，而系以功能手段用语或步骤功能用语（means plus function or step plus function）表示，该技术特征仅能包含说明实施方式中对应于该功能之结构、材料或动作，及该发明所属技术领域中具有通常知识者不会产生疑义之均等物或均等方法，以认定其专利权范围。

6.     申请专利范围中「功能性子句」之用语通常附加于请求项末段，以描述功能或操作方式。由于「功能性子句」之用语与专利权人的意识限定或排除事项有关，原则上应列入比对内容。

    范例:

    1.一种转向装置，系包括：……，藉此，……，达成快速转向目的。

上述「藉此，达成快速转向目的」即所谓「功能性子句」，应列入比对内容。

7.     解释申请专利范围时，「上位概念」之用语仅包括有限下位概念事项，除非申请专利范围之用语本身系用于赋予专利性。「有限下位概念事项」，指说明书内容所记载之下位概念事项部分及申请时「该发明所属技术领域中具有通常知识者」所能理解之下位概念事项部分。

8.     解释申请专利范围时，「择一形式」之用语应限定在其所记载之选项。所谓「择一形式」，系指请求项以「或」、「及」并列记载一群具体技术特征的选项，其申请专利范围分别由各个选项予以界定，例如「特征A、B、C或D」、「由A、B、C及D组成的物质群中选择的一种物质」等。择一形式总括之用语中「及／或」之意义为「选择其中之一或其组合」。

五、全要件原则

    若系争专利的申请专利范围之构成要件为A、B、C、D，被控产品之构成要件亦为A、B、C、D，其两者比对项之构成要件相同，则称符合全要件原则。判断全要件原则时须注意下列事项:

1.     比对对象

    亦即「专利说明书VS.被告产品」之对象，而不是「原告专利说明书VS.被告专利说明书」、「原告产品VS.被告产品」等等之对象，此点须特别注意，一般人容易在比对时弄错对象。

2.比对方式

    全要件比对时，须要特别注意比对方向，系从被告产品中找到系争专利之申请专利范围的所有相对应之技术特征，例如底下的图二所示，但一般人都是从系争专利之申请专利范围去找被告产品的所有相对应之技术特征，通常因无法从系争专利之申请专利范围找着E、F、G，然后就认为被告产品物未符合全要件原则而不构成专利侵权，显然已犯了比对要件上的严重逻辑错误。

 

图二:全要件原则的比对方向之示意图

3.全要件的比对内容

    归纳全要件的比对，会有三个内容:精确原则、附加原则、删减原则。依序分别说明如下:

(1)、精确原则:被告产品直接抄袭系争专利的申请专利范围之全部构成要件，而无任何修改，构成专利侵权的机率很高，例如:系争专利的申请专利范围A+B+C，被告产品A+B+C。

(2)、附加原则:被告产品直接抄袭系争专利的申请专利范围之全部构成组件，并添加新组件，构成专利侵权的机率很高，例如:系争专利的申请专利范围A+B+C，被告产品A+B+C+D。

(3)、删减原则:被告产品仅抄袭系争专利的申请专利范围之部份构成组件，而遗漏其中一个或若干组件，不会构成专利侵权，例如:系争专利的申请专利范围A+B+C，被告产品A+B。（此原则经常作为回避设计的技巧）

 

六、文义侵权

    系争专利的申请专利范围之技术特征完全对应表现在被告产品则称「文义侵权」，符合「文义侵权」须先符合「全要件原则」，始有成立可能。判断「文义侵权」时须注意下列事项:

1、比对系争专利申请专利范围与被告产品时，只要被告产品欠缺系争专利申请专利范围之任一技术特征，即不符合「文义侵权」。

2、须注意系争专利的申请专利范围中的「连接词」所代表的含意

连接词区分有:开放式连接词、封闭式连接词、半开放连接词

   (1)、开放式连接词(常用，因为范围通常较大)

    范例:    

    1.一种自行车避震座管，系包含为A+B+C。

上述「包含」就是开放式连接词，只要被告产品的态样A+B+C+D、A+B+C+E均被涵盖。

   (2)、封闭式连接词(少用)

    范例:    

      1.一种自行车避震座管，系由A+B+C所组成。

上述「由…所组成」就是封闭式连接词，仅有涵盖被告产品的态样A+B+C。而被告产品的态样A+B+C+D、A+B+C+E均未被涵盖。

   (3)、半开放式连接词(少用)

   范例:    

      1.一种自行车避震座管，基本上系由A+B+C所组成。

上述「基本上系由…所组成」就是半开放式连接词，基本上仅有涵盖被告产品的态样A+B+C。而被告产品的态样A+B+C+D，若D组件很重要，则A+B+C+D不被其涵盖，若D组件不重要，则A+B+C+D被其涵盖。

3、系争专利的申请专利范围所载之技术特征系上位概念总括用语，而待鉴定对象对应者系相应的下位概念时，此时应判断待鉴定对象符合「文义读取」。

备注:以上部分内容摘录自智慧财产局专利侵害鉴定要点

关键词:专利侵权、专利诉讼、申请专利范围、文义范围、专利侵害鉴定、全要件、内部证据、外部证据、连接词、吉普森式、功能手段用语、功能性子句、择一形式。

 

七、逆均等论

    「逆均等论」系为防止专利权人任意扩大系争专利的申请专利范围之文义范围，而对系争专利的申请专利范围之文义范围予以限缩。若被告产品已为申请专利范围之文义范围所涵盖(即文义侵权)，但被告产品系以实质不同之技术手段达成实质相同之功能或结果时，则阻却「文义读取」，应判断未落入专利权（文义）范围。

图三:逆均等论之适用(一)

系争专利的申请专利范围	被告产品
一筒体之载人器具，具有动力，可于流体中自由活动。	一筒体之载人器具，具有动力，可于流体中自由活动。
虽然被文义范围所涵盖，但被告产品实际上所运用的技术不同于系争专利，故适用逆均等论。

 

上述范例摘录自：http://www.sdr.ebiz.tw/Patent/Patent_Infringement/Infringement_19.htm

判断「逆均等论」应注意下列事项:

1、被告产品主张适用「逆均等论」，其前提必须已符合「文义读取」。

2、「逆均等论」比对，应依据系争专利的说明书中发明（或新型）说明之内容（包括书面揭露、可据以实施程度等）来决定，就系争专利的申请专利范围所载之技术特征逐一检视说明之。

3、被告产品符合「文义读取」又适用「逆均等论」者，应判断被告产品未落入系争专利的申请专利范围。

4、被告产品若符合「文义读取」但不适用「逆均等论」，应判断被告产品落入系争专利的文义范围。

 

八、均等论

    按，实务上一项专利产品在市场上口碑很好，就会引来他人觊觎其市场利益而对专利产品进行改良或回避设计(Design Around)，然后再于市场上与该专利产品竞争，然而改良或回避设计有无成功之判断系依循一定法则及法官的心证，若论及该改良或回避设计系保护被告产品的利益，则「均等论」则在保障专利权人利益，避免他人仅就其系争专利的申请专利范围之技术特征稍作非实质之改变或替换，而规避专利侵权的责任。由于以文字精确、完整描述申请专利范围，实有其先天上无法克服的困难，故专利权范围得扩大至申请专利范围之技术特征的均等范围，不应仅局限于申请专利范围之文义范围。

(一)、均等论的比对方式:

    被告产品之对应组件、成分、步骤或其结合关系与系争专利的申请专利范围之技术特征系以实质相同的技术手段（way），达成实质相同的功能（function），而产生实质相同的结果（result）时，应判断被告产品之对应组件、成分、步骤或其结合关系与系争专利的申请专利范围之技术特征无实质差异，适用「均等论」。「实质相同」系指两者之差异为该发明所属技术领域中具有通常知识者所能轻易完成者。

    上述三步测试系考虑系争专利的申请专利范围之技术特征与被告产品之对应组件、成分、步骤或其结合关系的相似性。例如申请专利范围之技术特征为Ａ、Ｂ、Ｃ，被告产品之对应组件、成分、步骤或其结合关系为Ａ、Ｂ、Ｃ’。假设Ｃ与Ｃ’两者不符「文义读取」，应再判断Ｃ与Ｃ’两者是否系「以实质相同的技术手段，达成实质相同的功能，产生实质相同的结果」，若两者之「技术手段」、「功能」、「结果」皆为实质相同，应判断Ｃ与Ｃ’无实质差异，被告产品被系争专利之申请专利范围的「均等论」所涵盖。

 

图五:均等论之比对方式

 

 

(二)判断「均等论」应注意下列事项:

1、若被告产品欠缺系争专利的申请专利范围之任一技术特征，即不适用「均等论」，亦即未符合全要件原则，应判断被告产品未落入专利权范围。

2、「均等论」比对应以侵权行为发生时，使该发明所属技术领域中具有通常知识者之技术水准作考虑。

3、「均等论」比对应以解析后申请专利范围之技术特征与被告产品之对应组件、成分、步骤或其结合关系中不符合文义读取之技术内容逐一比对（element by element），不得以申请专利范围之整体（as a whole）与被告产品比对。

4、若被告产品与系争专利的申请专利范围之对应技术特征的「技术手段」、「功能」、「结果」其中之一有实质不同，则不适用「均等论」。

5、系争专利的发明说明中有揭露但并未记载于其申请专利范围之技术，应被视为贡献给社会大众，例如系争专利的申请专利范围中记载之技术特征为Ａ，被告产品对应之组件、成分、步骤或其结合关系为Ｂ，虽然发明说明中记载有Ａ、Ｂ，但其申请专利范围中仅记载Ａ而未记载B，即使B为A之均等物或方法，但因Ｂ未记载于其申请专利范围，应被视为贡献给社会大众，而不适用「均等论」。

6、若被告产品不适用「均等论」，应判断被告产品未落入其专利权范围；若被告产品适用「均等论」，且被告产品未主张适用「禁反言」或「先前技术阻却」时，应判断被告产品落入专利权的均等范围；8.若被告产品适用「均等论」，且被告主张适用「禁反言」或「先前技术阻却」时，应再比对被告产品是否适用「禁反言」或「先前技术阻却」。

 

(三)「均等论」成立之案例:

图六:均等论成立之案例

(内容摘录自洪瑞章所著之专利侵害鉴定理论一书，智慧财产学院出版)

九、禁反言

    为防止专利权人藉「均等论」重为主张系争专利从申请至专利权维护过程任何阶段或任何文件中已被限定或已被排除之事项。系争专利的申请专利范围为界定专利权范围之依据，一旦公告，任何人皆可取得申请至维护过程中每一阶段之文件，基于对专利权人在该过程中所为之补充、修正、更正、申复及答辩的信赖，不容许专利权人藉「均等论」重为主张其原先已限定或排除之事项。因此，「禁反言」可为「均等论」之阻却事由。

(一)、禁反言的比对方式

    例如申请专利范围之技术特征为A、B、C，被告产品之对应组件、成分、步骤或其结合关系为A、B、D，虽然专利权人于申请时申请专利范围中有记载A、B、D，但于申请过程中已将A、B、D修正为A、B、C，应判断被告产品适用「禁反言」。惟若专利权人于申请至维护过程中已注明D与C为相同意义，且其补充、修正或更正与可专利性无关，则被告产品不适用「禁反言」。

(二)、判断「禁反言」之注意事项

1、主张「禁反言」有利于被告产品，故应由被告负举证责任。判断是否适用「禁反言」所需之有关申请历史档案应由被告提供，或由被告向法院声请调查。

2、若被告未主张「禁反言」，他人不得主动要求被告或法院提供申请历史档案。

3、「禁反言」与「均等论」两者在适用上产生冲突时，「禁反言」优先适用。

4、若系争专利的申请专利范围曾有补充、修正或更正，应探讨其是否与可专利性有关。专利权人有义务于补充、修正或更正时说明理由，若理由明确，应依其理由具体判断是否适用「禁反言」﹔若理由不明确，得推定其与可专利性有关，适用「禁反言」。若专利权人能证明其补充、修正或更正与可专利性无关，则应判断被告产品不适用「禁反言」。

5、被告产品适用「均等论」，但不适用「禁反言」及「先前技术阻却」者，应判断被告产品落入专利权的均等范围。

6、被告产品适用「均等论」，且适用「禁反言」，应判断被告产品未落入专利权范围。

(三)、「禁反言」案例:

(该案例内容取自:洪瑞章所著之专利侵害鉴定理论一书，智慧财产培训学院出版)如图七所示

1.系争专利的申请专利范围:

一种具有套座之筷子，其结构包括：一筷体，尾端凸设一方形套杆；一空心套座，两端开设有相同之套孔，其内径较上述之方形套杆外径略大；且其筷体系以「PP材质」所制成。

2.被告产品:

一种「具有套座之筷子」，其结构包括：一筷体，尾端凸设一方形套杆；一空心套座，两端开设有相同之套孔，其内径较上述之方形套杆外径略大；且其筷体系以「美耐皿塑料材质」所制成。

 

图七:系争专利

3.台北地方法院民事判决89 年诉字第3338号(第一审)

主文:

原告之诉及其假执行之声请均驳回。

理由:

原告之新型专利说明书之创作说明一再详述其专利系以pp材质作成，并标榜其耐热度，且于申请专利范园亦载明其筷体系以pp材质为限。接诸前揭说明，原告申请专利之范围自应以「pp材质」为限。

十、先前技术阻却

「先前技术」系涵盖申请日（主张优先权者，则为优先权日）之前所有能为公众得知之信息，不限于世界上任何地方、任何语言或任何形式，例如书面、电子、因特网、口头、展示或使用等。先前技术属于公共财，任何人均可使用，不容许专利权人藉「均等论」扩张而涵括先前技术。因此，「先前技术阻却」得为「均等论」之阻却事由。又「先前技术」乃被告常用的防御手段，其最主要是阻却原告的均等论的权利范围扩张过大。

图八:先前技术阻却、禁反言与均等范围之拉锯示意图

(一)、先前技术阻却的比对方式

    即使被告产品适用「均等论」，若被告主张适用「先前技术阻却」，且经判断被告产品与某一先前技术相同，或虽不完全相同，但为该先前技术与所属技术领域中之通常知识的简单组合，则适用「先前技术阻却」。例如系争专利的申请专利范围之技术特征为A、B、C，被告产品之对应组件、成分、步骤或其结合关系为A、B、D’，先前技术之对应组件、成分、步骤或其结合关系为A、B、D。虽然于侵权行为发生时，以该发明所属技术领域中所具有通常知识者之技术水准而言，C与D’之间无实质差异，适用「均等论」，若D’与D相同或为D与所属技术领域中之通常知识的简单组合时，则适用「先前技术阻却」。

(二)、判断「先前技术阻却」之注意事项

1、主张「先前技术阻却」有利于被告，故应由被告负举证责任。若被告未主张「先前技术阻却」，他人不得主动提供相关先前技术数据，以判断被告产品是否适用「先前技术阻却」。

2、被告产品适用「均等论」，但不适用「禁反言」及「先前技术阻却」者，应判断被告产品落入专利权之均等范围。

3、若被告产品适用「均等论」，且适用「先前技术阻却」，应判断被告产品未落入系争专利的申请专利权范围。

 

 

十、结论

    从｢专利侵害鉴定要点｣中可以归纳出全要件原则、文义读取、逆均等论、均等论、禁反言、先前技术阻却等等。在专利侵权诉讼实务上被告产品经常系对专利产品作少部分改良，亦即差异些微，导致不符合文义读取，因此原告经常运用的攻击手段是均等论，据以主张被告产品落入其申请专利的均等范围。而被告则经常引用前案据以主张先前技术阻却，阻却未落入文义读取的组件系为习知组件，不应被系争专利的申请专利范围的均等范围所涵盖。在这均等论、先前技术阻却拉锯的节骨眼上是公说公有理、婆说婆有理，最后还是以智财法院的法官及技审官的心证为准。

    综上所述，该｢专利侵害鉴定要点｣实际隐含了一些专利诉讼的攻击、防御技巧，若能根据该｢专利侵害鉴定要点｣事先拟妥一套攻击、防御说词，较能左右智财法院的法官及技审官的心证。

备注:以上部分内容摘录自智慧财产局之「专利侵害鉴定要点」

关键词:专利侵权、专利诉讼、申请专利范围、文义读取、专利侵害鉴定、全要件、内部证据、外部证据、均等论、禁反言、先前技术阻却、技审官。

 

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