專利一案兩請

一、前言:

按，台灣新型案的審查期間4至6個月才能被核准，發明案的審查期間3至4年才能被核准，鑒於可主張專利權的有效起始日係從申請案的公告日開始，因此造成新型有4至6個月的權利空窗期，發明有3至4年的權利空窗期，尤其是發明的權利空窗期相當久，在未取得專利證書之前就發現市場上已有仿冒品，卻無法對侵害者主張權利，影響申請人權利甚鉅，雖有專利法第40條(新法第41條)的補償金制度，但仍無法彌補申請人於市場上遭受不當競爭帶來的損失，但發明案係採實審制，發明審查曠日費時，亦莫可奈何之事，故在專利申請實務上存在著可以運用創新專利以「一案兩請」申請實務，讓申請人多花點一些申請費用，可以取得創新專利商品於商業競爭的最大保護效果。

一案兩請同日申請

所謂「一案兩請」乃是申請人將相同的案子同日遞件申請新型與發明，其好處是讓申請人優先取得新型專利，並可讓申請人在市場上優先主張權利，快速排除競爭對手，待發明進入實審階段，才選擇發明而放棄新型，讓發明繼續保護申請人的專利商品。

不管台灣、大陸、乃至世界各國都存在著發明實審時間過久的問題，且鑒於「一案兩請」可盡速取得專利權及排除市場仿冒者的優點，讓大家有目共睹，因此世界各國仍允許「一案兩請」的存在，特別台灣專利局(TIPO)在此次專利修法當中，更將「一案兩請」的規定明列於新專利法第32條亦有明確宣示「一案兩請」合法性的效果。

二、關於「一案兩請」新法、舊法的規定:

在新專利法第32條未規定以前，舊專利法係規定於第31條第一項:「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」。

但過去申請人與審查委員有時對專利法第31條解讀上會有所不同，申請人認為提出「一案兩請」，先快速取得新型專利權，待發明通過實審時則選擇發明而放棄新型，若發明未能通過實審時則仍可保留新型。但在申請實務上，有時會遇到態度不明的審查委員，明知申請人「一案兩請」，在發明案實審階段所發出審查意見函中卻無明確表示發明能否通過實審，讓該案申請人很猶豫到底要不要擇一，因為很有可能申請人放棄新型後，發明又無法通過實審而請准，結果落得新型與發明同時失去專利權，失去了「一案兩請」的意義。

而此次TIPO修法將「一案兩請」另立於第32條，且從該法條的字面上來看，似乎確立「一案兩請」的合法性，換言之，亦認同「一案兩請」可為申請人帶來最大權益，同時亦有對一些態度不明的審查委員亦有拘束的作用，應在其審查意見函中明確表示發明能否通過實審，以利申請人擇一，為申請人謀求最大的權益。

表一: 新法與舊法比較表

新專利法第32條

舊專利法第31條

一

案

兩

請

1.同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。

2.申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。

3.發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

1.同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。

2.但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

3.前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

4.各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。

5.同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。

三、申請實務上「單一申請」及「一案兩請」的態樣:

在「一案兩請」進行申請程序當中，係先取得新型專利權，但發明仍然在專利局續審當中，當專利局的審查委員發現有相同專利被請准的狀況下，會通知申請人發明與新型擇一，一般在發明能夠請准的狀況下，申請人通常會選擇發明而新型則視為自始不存在。

四、「一案兩請」的優缺點比較 :

表二:「單一申請」案與「一案兩請」案優缺點比較

	單一申請(發明或新型)	一案兩請	比較
權利空窗期	1.新型: 4至6個月 2.發明: 3至4年	僅有4至6個月	一案兩請的權利空窗期較少，盡速在市場上排除競爭對手
保護年限	1.新型: 10年 2.發明: 20年	20年	一案兩請的權利可以拿到20年的保護
申請費用	新型:約NT$20000，或發明:約NT$40000	NT$60000	費用僅多出一件新型申請費及其年費大約NT$20000

由上表得知，「一案兩請」的優點係可像新型一樣快速取得專利權及快速排除市場上的競爭對手或仿冒者，又可如發明可取得約20年的專利權，而該「一案兩請」唯一缺點就是取得專利權的成本較高。

五、結論

按，發明案審查係採實體審查制，所謂實審乃對該發明內容作前案檢索及內容比對，據以審查該發明是否滿足專利法上的｢實用性、新穎性、進步性｣可專利性要件，故發明案審查曠日費時，世界各國皆然。然實務上常發生未取得專利權時，就已發現仿冒品在市場上廣泛流通，此時的申請人因未有任何專利證書據以主張權利，因僵硬的官方制度而影響申請人的利益甚鉅。鑒於上述發明案的缺失，專利申請人可考慮以「一案兩請」作為申請上的策略，雖然多花點一些費用，但取得創新專利商品於市場上競爭的最大保護效果。

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