商標品牌：如何判斷商標註冊申請侵害他人在先著作權？
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SOURCE：人民網 /中國智慧財產權報 2018年10月16日
圍繞著核准註冊在香煙等商品上的一件“HONGHE源”商標，紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司（下稱紅河集團）與昆明全行廣告有限公司（下稱全行公司）展開了一場商標糾紛。
歷時6年多後，該案近日有了新的進展。根據北京市高級人民法院日前公開的二審判決顯示，法院認定紅河集團註冊第6546872號“HONGHE源”商標（下稱訴爭商標），侵害了全行公司對《“源”字香煙包裝盒》美術作品享有的在先著作權，據此法院終審駁回了紅河集團的訴訟請求，商標評審委員會（下稱商評委）所作對訴爭商標予以無效宣告的裁定最終得以維持。
據瞭解，訴爭商標於2008年2月4日提出註冊申請，2010年3月7日被核准註冊，核定使用在香煙、煙草、煙斗、煙灰缸、香煙盒、吸煙用打火機等第34類商品上。
2012年8月21日，全行公司針對訴爭商標向商評委提出無效宣告請求，主張訴爭商標的註冊侵害了其對《“源”字香煙包裝盒》美術作品享有的在先著作權，並提交了作品著作權登記證書、雲南省高級人民法院所作的在先已生效的（2013）雲高民三終字74號民事判決（下稱74號民事判決）、紅河集團代理律師張某與全行公司法定代表人李某就“HONGHE源”希望商談的電話錄音及文字對照等證據。
全行公司向商評委提交的著作權登記證書載明，登記日期為2012年3月2日，全行公司對李某於2017年12月28日創作完成的美術作品《“源”香煙包裝盒》以職務作品著作權人身份依法享有著作權。同時，在先生效的第74號民事判決中，確認全行公司對“源”字香煙包裝美術作品享有著作權，且紅河集團從2008年1月開始生產銷售的紅河“源”香煙侵犯了該作品的複製權。
針對全行公司的無效宣告請求，商評委于2015年6月30日作出裁定，認為訴爭商標的註冊侵害了全行公司享有的在先著作權，據此裁定對訴爭商標予以無效宣告。
紅河集團不服商評委所作裁定，隨後向北京智慧財產權法院提起行政訴訟。
北京智慧財產權法院經審理認為，74號民事判決確認全行公司對《“源”字香煙包裝盒》美術作品享有著作權，且紅河集團從2008年1月開始生產銷售的紅河“源”香煙侵犯了該作品的複製權，紅河集團並未提交反證推翻上述民事判決的認定。同時，著作權登記證書顯示全行公司依法享有美術作品《“源”香煙包裝盒》的著作權，訴爭商標的顯著識別部分“源”與《“源”字香煙包裝盒》美術作品在設計手法、整體視覺上幾無差異，構成實質近似，且該作品的使用時間早於訴爭商標的申請註冊日。據此，法院認為訴爭商標的註冊侵害了全行公司享有的在先著作權，遂一審判決駁回紅河集團的訴訟請求。
紅河集團不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴，主張訴爭商標中的“源”字屬於字形檔字，並非全行公司創作，全行公司對該字體不享有著作權；同時，74號民事判決確認全行公司對美術作品《“源”香煙包裝盒》享有著作權，但並沒有確認全行公司對“MINGCHENG源”享有著作權，訴爭商標“HONGHE源”和全行公司享有著作權的《“源”香煙包裝盒》中的“MINGCHENG源”並不相同。
經審理，北京市高級人民法院認為，根據在先生效的74號民事判決，全行公司對《“源”字香煙包裝盒》美術作品享有著作權，“源”字是該美術作品獨創性的主要體現。訴爭商標的標誌由“HONGHE”和“源”構成，其與全行公司的美術作品相比較，訴爭商標中的“源”字與全行公司的美術作品中的“源”字構成實質性相似，訴爭商標使用了全行公司美術作品的獨創性部分，且根據74號民事判決，紅河集團於2008年1月即開始生產銷售侵害全行公司上述美術作品複製權的香煙，該日期早於訴爭商標的申請註冊日，即紅河集團在訴爭商標申請註冊日前已經實際接觸了全行公司主張的美術作品。綜上，法院認為訴爭商標的申請註冊侵害了全行公司享有的在先著作權，據此終審駁回紅河集團的訴訟請求。
（王國浩）
行家點評
田龍 北京天馳君泰律師事務所 智慧財產權律師：申請註冊的商標標識涉嫌侵害他人在先著作權是商標申請註冊程式中較常見的現象。導致出現這一現象的原因是由於作為商標申請註冊的文字、圖形、三維標識等要素（或要素組合）若同時具有表達方式上的獨創性，本身這些要素也就可能成為著作權法的保護客體，而當此類標識的著作權與商標權分屬不同權利主體之時，則可能產生權利之間的衝突。判斷商標申請註冊是否侵害他人在先著作權，一方面需要考量案件中所主張的作品是否是著作權法意義上的作品，另一方面也需要考量在先著作權的歸屬及其證明問題。
關於涉案作品是否構成著作權法意義上作品的判斷。並非所有“作品”都可以成為著作權法意義上的作品，只有符合著作權法所規定的條件，才能成為著作權的客體,並受到著作權法的保護。根據著作權法實施條例第二條的相關規定，只有具備獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果,才是著作權法給予保護的作品，可見獨創性是作品的本質屬性和獲得著作權保護的核心條件，反映在作品上，至少要求作品在客觀表現形式上應與公有領域的相關作品存在一定程度的差異，例如在線條、色彩、形狀等表達要素的使用上應具有原創性的取捨與安排。
關鍵字：中國 商標申請 侵害著作權 在先著作權 實質近似
