專利地圖及專題文章:新創公司創業家與成為被告侵權的距離 談創業IP智財的保護策略
Writed BY:Rex Wang /Oliver Chen 2019/05/04
創業IP智財的保護策略
一、前言
很多初創公司,急忙展業及開拓市場,但對智慧財產權保護意識薄弱,更缺乏智慧財產權策略布局觀念,面對競爭對手甚至面臨大企業祭出智慧財產權控訴侵權行為時往往會束手無策,或無端踩到他人智財地雷更不知道要如何應對,最終導致自己的權益受到難以彌補的損失,所以,初創公司,特別是微小新創企業面對商業市場競爭要有智慧財產權保護的意識,本所提供幾個IP智財保護策略,以供新創創業家參考沿用。
二、 保護動機:
過去報章媒體報導創業家挾著滿腔熱血創業,因為不熟悉智財保護應用,導致自主研發的新創產品技術與協力廠商合作過程,因未簽署保密協定及專利開發契約等,卻逕被合作廠商拿去申請專利或者據以被改良的產品比原創產品更早申請專利及上市,此時創業家創業偉大夢想與計畫被破壞殆盡,嚴重者,甚至反而成為侵權被告的對象,今為防止相關情事一再發生,特撰本文介紹給各創業家對其新創產品或商品生產技術方法或特殊創作可以保護的標的及應注意的法律保障程序,以協助創業家在草創過程中,即可知法依循及有效廣告行銷,並達到商品可以賣的出去,錢進的來打開市場的基本要件。
三、 新創公司對自有創新技術的專利保護策略
(一) 專利類型的保護策略
今說明國內專利保護類型可區分為「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」等三種類型,其中設計專利:單純保護物品的外觀,而新型專利:則單純保護物品的結構,其餘均可以用「發明專利」來保護,故該三種類型的審查制度、審查期間、保護期限,請參閱下表所示者。
種類
發明專利
新型專利
設計專利
標的
方法、製程、化合物、物品、電腦軟體、商業方法
物品、裝置、電路
物品外觀,電腦操作介面、手機ICON
審查方式
實審
形式審
實審
審查期間
1~3年
0.5~1年
1~3年
保護期間
20年
10年
15年
因此,若初創公司的創意點子及所研發創新技術的屬性來申請何種類型的專利保護;或者,亦可以參酌技術或產品生命週期的長短,生命周期較長的,可以申請發明專利保護,生命周期較短的,可以申請新型專利保護。
或者,初創公司認為創意點子及所研發技術相當重要,可以同時提出發明專利、新型專利等一案兩請之保護策略,因應審查時間不同,藉以避免主張專利權利的空窗期;或者,將核心技術的周邊可行性技術亦同時提出申請保護,以構建一套專屬的專利組合(Patent Portfolio),以建置更臻完善的專利保護。
(二) 精確定位技術研發方向之策略
初創公司可先經過「專利檢索」或「專利地圖」這一道程序,來預先瞭解創意點子或技術的可專利性現況,尤其專利地圖更可以用來確立研發方向,並提供專利迴避的參考;若經過專利檢索或專利地圖分析後,創意點子或技術為早就存在的技術,初創公司勢必需要變更其研發方向或進行迴避設計(design around),據以區隔他人的專利技術,以免踏入他人的專利地雷。
換言之,若初創公司未先經過專利檢索就貿然申請專利保護,將會冒著無法取得專利權或可能踩到他人專利地雷的風險,新創產品涉與侵權的距離到底有多近,(真實情境,每年專利申請量達幾十萬件,有效註冊專利案件累積數已達上千萬件),一但涉及侵權訴訟官司,新創公司投入徒浪費研發資源及金錢。
(三) 交互授權的保護策略
當初創公司取得專利權時,亦有可能侵犯他人專利權,通常改良他人專利技術來作為自己的專利技術,常會遭遇此問題,即所謂的再發明基於他人首先創作的專利範圍再延伸(此再發明或數個再發明佈局具有未來性及替代性及大量商業化價值)此時,可以尋求雙方的交互授權 (Interactive authorization),來達到雙贏目的。
四、 新創公司對品牌商標的保護策略
(一) 及時註冊申請商標
我國商標係採「註冊主義」,換言之,先申請註冊而獲准之人,取得商標權,若沒有即時註冊或後申請註冊的人,係不能取得商標權。如果初創公司沒有及時註冊商標,商標一旦被他人搶注,後期公司就會陷入要麼花費大量金錢來贖回商標或被迫放棄商標的兩難地步,因此,第一時間在其本業或相關商品或服務申請商標是初創公司商標申請策略中很重要關鍵的一步。
(二) 註冊申請防禦商標
初創公司須要準確地對核心類別、輔助類別以及未來可能拓展的業務類別進行註冊,儘可能明確、全面地指定商標的保護範圍。如果商標申請的類別不對,將無法保護公司和個人合法利益的作用。
另外,為了防範不法人士搭便車,而搶注商標行為,故初創公司在進行商標註冊時可以採取註冊防禦商標的形式,對核心商標進行全方位保護。
(三) 組合商標分開註冊申請
按,含中文字、英文字及設計圖的組合商標具有圖文並茂、易於識別等優勢,可以大大節省申請費,廣受初創公司的認可及採用。
但是,組合商標的審查係對構成的中英文字母、圖形等要素進行逐一審查,並要保證其所有組合要素均不能與其他商標構成相同或近似,如此才能通過審查,這無形之中大大增加了該組合商標被核駁風險。
縱使初創公司在其使用組合商標時,也只能將該組合商標作為一個整體使
用,換言之,如果他人擅自使用該組合商標中的某一部分,則有可能因某些特殊因素不被判定為侵權行為,那麼所有行銷廣告只是為別人作嫁。
因此,初創公司佈局策略最好要將含中文字、英文字(或他國文字)及設計圖案的組合商標開註冊申請,以獲取最大的商標的保權範圍。
(四) 有效廣告及搜集使用證據
初創公司在提出商標註冊申請之後,短則需要8-12月,長則需要1.5-2年才可拿到商標註冊證,在此期間,初創公司大量地、頻繁地使用該商標,初創公司應隨時收集商標使用證據,這些證據將在商標面臨駁回、撤銷風險時,便具有證據齊備及大量廣告具有顯著獨特識別效果使用於大量媒體上足以突顯區隔他人商標等關鍵性的作用。
五、 新創事業對其所屬著作權的保護策略
所謂「著作權」就是指版權,軟體、圖片、文字等之創作,國內著作權規定自作品創作完成之日起,就已經自動產生,但進行對作品著作權登記的意義在於被侵權時能舉證證明公司對該件作品享有著作權,從而獲得著作權法的基本保護效力。
因此,對於涉及到軟體開發、文學創作、藝術等相關業務,或擁有移動APP的網際網路…等等初創公司來說,若能提前進行著作權登記是必須投入的動作,因為各式仿冒行為都來自新創事物內容被市場接受,帶來更多的跟風及搭便車抄襲,往後進行排除侵權訴訟需要舉證時也較為容易。
六、 新創事業對商業上營業秘密的保護策略
所謂「營業秘密」係包括將設計、程序、產品配方、製作方法、製作手工藝、管理技巧、客戶名單或銷售等的know how資訊,且該資訊不為一般人所知悉,而能為公司帶來經濟利益,並經權利人運用保密手段進行管理者。
通常,具先進趨勢創新技術或產品生命週期很長的,便可採用營業秘密來進行保護,其保護期間為永久性,沒有時間限制,例如:可口可樂的配方就是著名的營業秘密的保護方式。惟,營業秘密係管理使用制度面的保護手段,需具備3種程序:商業機密分級管理、內部管理規範執行、具備商業價值,這比上述任一手段執行及投入執行更繁瑣及法律認定上更嚴格。
七、 結 論
綜上所述,創業與創新兩者有著緊密關係,且其對國家的影響力也與日俱增,因此政府也意識到唯有不斷地鼓勵創業及創新,才能增進國內經濟的成長動能,除可創造就更多的就業機會及促使產業間具備良性商業發展環境,以帶動薪資成長,同時創新企業帶來各式科技創新的版圖可以幫助社會進步及改善人類的生活環境,各原已成型發展企業主也意識到若不持續保查創新動能,便會在這各式創新競爭環境裡被替代及淘汰。
隨著電腦網路科技日新月異,從近十數年發展網際網路、智慧手機,到進期物聯網、車聯網、雲端運算等,初創公司可運用的新穎發展科技資源工具更多,所觸發的創業點子也更多,相對地,競爭者也很多;為協助創業家因創業初期不熟悉智財IP法律程序進而成為被告侵權,因此,本所藉本文提供幾個基本IP智財保護的申請策略,提供國內各創業家如何在創業初期,藉由有限資本及資源,能準確地切入市場,並以實質有效法律手段保護其自身的研發成果及擴展,來確保其未來的競爭優勢。
參考資料:
關鍵字:
創新、創業、創意、IP智財、智慧財產權、商標、專利、著作權、營業秘密、被告侵權的距離
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種類 |
發明專利 |
新型專利 |
設計專利 |
標的 |
方法、製程、化合物、物品、電腦軟體、商業方法 |
物品、裝置、電路 |
物品外觀,電腦操作介面、手機ICON |
審查方式 |
實審 |
形式審 |
實審 |
審查期間 |
1~3年 |
0.5~1年 |
1~3年 |
保護期間 |
20年 |
10年 |
15年 |