專利地圖及專題文章：「第三方意見審查制度」之美國案例
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來源: Rex Wang & Oliver Chen 2021-5-21
「第三方意見審查制度」之美國案例
一、前言
按，美國專利的第三方意見制度(Pre-issuance Submissions)係適用其發明專利申請案、設計案及植物案，若公眾第三人認為專利申請案不應予專利時，可以匿名方式予以下列時間點檢送相關證據文獻:(1)核准通知寄發日之前；或(2)公開日起算6個月或第一次審查意見通知書寄發日之前；如此，主動提供引證前案給專利局之審查委員參考，除了可以防止該專利申請案被誤准的可能性並可降低專利侵權的風險。
二、本所美國案例
案例1:卷號CFP-0****
緣由:我方客戶ＯＯ實業公司，因為在其市場發現競爭對手HIRAYAMA MASASHI [JP]提出系爭專利之申請，遂提供引證1交付本所向美國專利局提出第三方意見審查之申請。
1. 系爭專利:
(1) 專利號:US20130136631A「FAN」
(2) 申請日:2012-09-12
申請人: HIRAYAMA MASASHI [JP]
系爭專利(US20130136631A)
2. 引證1: US20030218396「FAN MOTOR MOUNTING STRUCTURE FOR CEILING FAN」，公開日: 2003-11-27
引證1(US20030218396)
3. 將系爭專利與引證1比對
說明:
經由上圖比對，引證1的吊扇結構已大部分揭露系爭專利的外殼、轉子、軸承等之空間結構。
4. 結果:美國專利局採認我方的意見，三次駁回系爭專利之申請，且達到限縮專利範圍之目的。
案例2:卷號CFP-0****
緣由:我方檢索到客戶ＯＯ機械公司的競爭對手**金屬(CN)所提出系爭專利之申請，遂建議客戶進行向美國專利局提交「第三方意見審查」之申請，同時一併進行系爭專利的近似前案檢索。
1. 系爭專利:
(1) 專利號:US2020041055A1「QUICK-DISASSEMBLY NIPPLE CONNECTOR STRUCTURE」
(2) 申請日:2018-08-28
(3) 申請人: SHUOXING METAL PRODUCTS KUNSHAN CO LTD [CN](中文:**金屬製品有限公司)
系爭專利(US2020041055A1)
2. 引證:
引證1:AU2017101056A(公開日:2017-09-14)
引證1(AU2017101056A4)
引證2:CN203604869U(公開日:2014-05-21)
引證2(CN203604869U)
引證3:TWM278816(公開日:2005-10-21)
引證4:US5060982 (公開日:1911-10-29)
引證4(US5060982)
3. 將系爭專利與引證1～4比對
說明:
經由上圖比對，引證1～4之組合證據已完全揭露系爭專利之空間結構。
案例1:卷號CFP-0****
緣由:我方客戶ＯＯ實業公司，因為在其市場發現競爭對手HIRAYAMA MASASHI [JP]提出系爭專利之申請，遂提供引證1交付本所向美國專利局提出第三方意見審查之申請。
1. 系爭專利:
(1) 專利號:US20130136631A「FAN」
(2) 申請日:2012-09-12
申請人: HIRAYAMA MASASHI [JP]
系爭專利(US20130136631A)
說明:
經由上圖比對，引證1的吊扇結構已大部分揭露系爭專利的外殼、轉子、軸承等之空間結構。
1. 系爭專利:
(1) 專利號:US2020041055A1「QUICK-DISASSEMBLY NIPPLE CONNECTOR STRUCTURE」
(2) 申請日:2018-08-28
(3) 申請人: SHUOXING METAL PRODUCTS KUNSHAN CO LTD [CN](中文:**金屬製品有限公司)
系爭專利(US2020041055A1)
2. 引證:
引證1:AU2017101056A(公開日:2017-09-14)
引證1(AU2017101056A4)
引證2:CN203604869U(公開日:2014-05-21)
引證2(CN203604869U)
引證3:TWM278816(公開日:2005-10-21)
引證4:US5060982 (公開日:1911-10-29)
引證4(US5060982)
3. 將系爭專利與引證1～4比對
4. 結果:美國專利局採認我方的意見，已駁回系爭專利之申請，競爭對手正在進行核駁答辯中，我方續監控中。
案例3:卷號CFP-0****
緣由:我方檢索到客戶ＯＯ機械公司的競爭對手**金屬(CN)所提出系爭專利之申請，遂建議客戶進行向美國專利局提交「第三方意見審查」之申請，同時一併進行系爭專利的近似前案檢索。
1. 系爭專利:
(1) 專利號:US2020041056A1「QUICK-DISASSEMBLY NIPPLE CONNECTOR STRUCTURE」
(2) 申請日:2018-08-28
(3) 申請人: SHUOXING METAL PRODUCTS KUNSHAN CO LTD [CN](中文:**金屬製品有限公司)
系爭專利(US2020041056A1)
2. 引證:
引證1:AU2017101056A(公開日:2017-09-14)
引證1(AU2017101056A4)
引證2:TWM278816(公開日:2005-10-21)
引證3(TWM278816)
引證3:US5060982 (公開日:1911-10-29)
引證4(US5060982)
3. 將系爭專利與引證1～3比對
說明:
經由上圖比對，引證1～3之組合證據已完全揭露系爭專利之空間結構。
4. 結果:美國專利局採認我方的意見，已駁回系爭專利之申請，競爭對手正在進行核駁答辯中，我方續監控中。
三、結論
綜觀上述，因為目前許多國家(包含美國)的專利制度均設有「第三方意見審查」之機制，若在本所進行專利監控的過程中發現有一件審查中且具有潛在侵權風險的專利申請案，因為審查委員在專利資料庫中無法窮盡地檢索到較佳的專利引證，而剛好知悉該引證的專利事務所能夠證明該專利申請案欠缺「可專利性要件」時，就可以主動提供該較佳引證給專利局之審查委員進一步作參考，以防止該專利申請案被誤准的可能性，或讓專利申請案主動限縮專利範圍，以降低專利侵權之風險。
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關鍵字：#第三方意見書，#FTO調查，#專利監控，#商業競爭
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