專利地圖及專題文章:帝寶vs.賓士訴訟等案例,「設計專利」之重要性
來源: Rex Wang 2023-11-24
從帝寶vs.賓士汽車的專利侵權訴訟等案例,論新創產品申請「設計專利」的重要性
一、何謂「設計專利」
依據專利法第121條規定並定義所謂設計專利為:「設計,指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作;應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面,亦得依本法申請設計專利。」
換言之,因設計專利僅保護創作物品的外觀造型設計,易被他人修改輪廓形狀、花紋等方式迴避其設計,即只要迴避物品的外觀不會與創作物品的外觀造成市場上消費者的混淆誤認,則算是迴避設計成功,故在此認知下,如下圖所示,一般設計專利之申請較不受本國人青睞,而較偏好申請以功能為導向之「發明」與「新型」專利。
二、「設計專利」的法律排除侵權效果不容忽視
從底下三個國內外比較重要專利侵權訴訟案例中可以獲知,設計專利的威力並不亞於發明與新型:
(一)、蘋果vs.三星專利侵權訴訟案,三星敗訴須賠償5.39億美金:
在2012至2018年間,三星與蘋果之間的智慧型手機專利大戰中,三星的智慧型手機被美國聯邦法庭判決侵害iPhone三件設計專利(USD593087、USD618677、USD604305)及兩項發明專利,三星得支付蘋果公司約5.39億美金的鉅額賠償,其中該三件設計專利貢獻了5.33億美元[註1]。
(二)、國內知名車燈大廠帝寶vs.戴姆勒侵權訴訟案,帝寶敗訴須賠償1800萬元(尚未定讞):
又最近國內的汽車車燈廠帝寶工業股份有限公司(以下簡稱帝寶)在台灣被原廠德商戴姆勒股份有限公司(以下簡稱戴姆勒即賓士汽車)以侵害專利權為由提起專利訴訟,所使用的武器也是設計專利(TWD128047),如下圖所示,其中第一審帝寶敗訴而須支付戴姆勒三千萬賠償金,帝寶不服乃上訴第二審後仍敗訴,而二審法院改判帝寶僅支付戴姆勒約一千八百萬賠償金,但帝寶仍然不服,上訴第三審後,獲最高法院認為二審法院判決就被告所提部份證據未審究有所違誤;
而發回二審法院再議,使帝寶的專利侵權案似乎有初步喘息的餘地,但帝寶公司就該系列汽車車燈產品無法再進入市場,此賓士汽車對其原廠產品因外觀設計專利得以透過排除侵權有效控制非原廠品進入市場,已達到初步警示效果,且因賓士汽車排除侵權目前取得有效的二審勝訴,更引起更多得國外汽車大廠對其生產新創商品已投入在本國進行相關商品之外觀設計專利的申請,其後續漣漪效應及市場競爭,仍有待時間證明,但可確定的是透過獨特新創及迥異過去造型的外觀設計商品是否具有較大的保護力效果,就國及國內智財法院的判決是傾向給與”原創及特殊輪廓形狀”的商品具有一較佳防侵權保護效果。
經三方比對後,帝寶車燈仍構成侵害戴姆勒的TWD128047號專利
(摘錄自:108年民專上字第43號民事判決)
帝寶vs.戴姆勒案的專利侵權訴訟之當前現況(尚未定讞)
(三)、捷安特vs.威勝行銷侵權訴訟案,威勝行銷敗訴須賠償219萬元:
捷安特電動車公司控告威勝行銷公司、泰勝公司抄襲其電動自行車外觀設計,製造銷售「摩卡Moca電動自行車」,經智慧財產法院二審法院審理後認定威勝行銷公司與泰勝公司的摩卡電動自行車車架的倒U形管、懸浮座墊和置物箱設計、驅動組件外殼呈水滴形皆抄襲捷安特電動自行車,如下圖所示,判決威勝行銷與泰勝賠償捷安特219萬元,且不得再製造及販賣[註2]。
經三方比對後,威勝行銷與泰勝仍構成捷安特自行車的TWD133389號設計專利
(摘錄自:105年度民專上字第25號民事判決)
捷安特vs.威勝行銷案的專利侵權訴訟之當前現況(已定讞)
所以,經由上述三個案例可以獲知,國人實應不能輕忽設計專利所形成的威力、效果及重要性。
三、結論
如前述蘋果的iPhone手機與三星訴訟,法院判決三星因侵害蘋果的二件發明專利及三件設計專利須賠償5.39億美元,其中侵害設計專利部分判賠5.33億美元,侵害發明專利部分則僅判賠530萬美元,故足以證明「設計專利」在專利侵權賠償計算上原創帶來效果之重要性。
另外,賓士汽車原廠戴姆勒公司以其特殊車燈之設計專利搭配訴訟手段來獨佔賓士汽車後續的維修市場利益,不僅讓身為副廠牌的台灣車燈製造產業發展前途受阻,亦興起了本國政府的保護主義,欲將「維修免責」[註3]納入專利法之內,故「設計專利」所引起波瀾之威力,不容小覷,此部份後續另撰文再探討補充。
因此,未來新創產品「設計專利」只會越來越受專利法律的重視,且外觀設計帶來美學影響各業界發展商品除功能外,重視外觀設計引起消費者從注目、購買及擁有收藏是一必然的趨勢,故本國於民國108年新修正專利法從12年的保護年限修改為15年,這也是因為消費者對於購買行為的最後考慮因素,通常會是產品的「外觀、紋路、顏色或其組合」,而此正是設計專利所要保護的部分及方向。
再者,今從前述三個案例判決內容可以獲知,新創商品設計專利侵權與否,法院除了判斷系爭專利與系爭產品是否構成近似與混淆的程度外,亦依職權審酌該系爭專利權人的品牌知名度、事業體的大小與投入創新研發的經費規模及對市場佔有率對該產品設計可能帶來的影響力,通常品牌知名度越高及事業體大小、投入研發的經費規模均越大及市佔率越高,則法院越能認同系爭專利的創造性及對未來相關產品上市影響力而取得一較大專利範圍及解釋空間,進而對訴訟結果產生助益。
總之,新創產品「設計專利」雖主張的範圍受設計外觀輪廓等之侷限,但是消費者對於購買行為的最後考慮因素,亦是以該產品的外觀、紋路、顏色或其組合,故後進者或抄襲跟進仿冒者即會生產仿其外觀的相近產品,以達到分食及打入原創商品市場利益之目的,且由於設計專利的侵權鑑定要比發明專利簡單、快速,因此建議先進業界及後續進入市場新創業者,對專利申請及專利權實施如何達到有效保護的主張及排他效力上,可透過「外觀設計」專利之申請,找出過去僅注重該新創裝置或方法申請發明專利之外,將一具有明確有效地遏阻仿冒者保戶措施,即係將產品「設計專利」申請納入相關產品系列專利佈局的考量之內,對於市場佔有率及排除侵權效果有效實施亦是打造專利池大小及形塑企業護城河高城牆之效,才是上上之策。
若有企業先進或創業家欲對本專題或創新議題或相關專利內容想要進一步瞭解者,或對某產業技術進行FTO、專利地圖分析、專利檢索、專利申請及各專利舉發及迴避設計分析,敬請隨時歡迎電洽:中銓國際專利商標事務所熱線:04-23823629,將派專人提供服務。
相關文章: 帝寶vs賓士設計專利訴訟,探討「維修免責條款」
關鍵字: 設計專利、發明與新型、智慧型手機的專利訴訟大戰、帝寶vs.戴姆勒案、維修免責、捷安特vs.威勝行銷案。
資料來源:
[註1]:「科技產業資訊室」-蘋果與三星世紀專利戰,陪審團終判三星賠5.39億美元,
[註2]:2016/06/10日TVBS新聞報導-仿捷安特電動自行車,泰勝判賠219萬元,
[註3]:所謂「維修免責」,係指為顧及消費者選擇原廠或副廠零件維修之權益,設計專利的請求權將不及於車輛維修部分,以避免設計專利權人壟斷車輛維修之整個利益。
一、何謂「設計專利」
依據專利法第121條規定並定義所謂設計專利為:「設計,指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作;應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面,亦得依本法申請設計專利。」
換言之,因設計專利僅保護創作物品的外觀造型設計,易被他人修改輪廓形狀、花紋等方式迴避其設計,即只要迴避物品的外觀不會與創作物品的外觀造成市場上消費者的混淆誤認,則算是迴避設計成功,故在此認知下,如下圖所示,一般設計專利之申請較不受本國人青睞,而較偏好申請以功能為導向之「發明」與「新型」專利。
二、「設計專利」的法律排除侵權效果不容忽視
從底下三個國內外比較重要專利侵權訴訟案例中可以獲知,設計專利的威力並不亞於發明與新型:
(一)、蘋果vs.三星專利侵權訴訟案,三星敗訴須賠償5.39億美金:
在2012至2018年間,三星與蘋果之間的智慧型手機專利大戰中,三星的智慧型手機被美國聯邦法庭判決侵害iPhone三件設計專利(USD593087、USD618677、USD604305)及兩項發明專利,三星得支付蘋果公司約5.39億美金的鉅額賠償,其中該三件設計專利貢獻了5.33億美元[註1]。
(二)、國內知名車燈大廠帝寶vs.戴姆勒侵權訴訟案,帝寶敗訴須賠償1800萬元(尚未定讞):
又最近國內的汽車車燈廠帝寶工業股份有限公司(以下簡稱帝寶)在台灣被原廠德商戴姆勒股份有限公司(以下簡稱戴姆勒即賓士汽車)以侵害專利權為由提起專利訴訟,所使用的武器也是設計專利(TWD128047),如下圖所示,其中第一審帝寶敗訴而須支付戴姆勒三千萬賠償金,帝寶不服乃上訴第二審後仍敗訴,而二審法院改判帝寶僅支付戴姆勒約一千八百萬賠償金,但帝寶仍然不服,上訴第三審後,獲最高法院認為二審法院判決就被告所提部份證據未審究有所違誤;
而發回二審法院再議,使帝寶的專利侵權案似乎有初步喘息的餘地,但帝寶公司就該系列汽車車燈產品無法再進入市場,此賓士汽車對其原廠產品因外觀設計專利得以透過排除侵權有效控制非原廠品進入市場,已達到初步警示效果,且因賓士汽車排除侵權目前取得有效的二審勝訴,更引起更多得國外汽車大廠對其生產新創商品已投入在本國進行相關商品之外觀設計專利的申請,其後續漣漪效應及市場競爭,仍有待時間證明,但可確定的是透過獨特新創及迥異過去造型的外觀設計商品是否具有較大的保護力效果,就國及國內智財法院的判決是傾向給與”原創及特殊輪廓形狀”的商品具有一較佳防侵權保護效果。
經三方比對後,帝寶車燈仍構成侵害戴姆勒的TWD128047號專利
(摘錄自:108年民專上字第43號民事判決)
帝寶vs.戴姆勒案的專利侵權訴訟之當前現況(尚未定讞)
(三)、捷安特vs.威勝行銷侵權訴訟案,威勝行銷敗訴須賠償219萬元:
捷安特電動車公司控告威勝行銷公司、泰勝公司抄襲其電動自行車外觀設計,製造銷售「摩卡Moca電動自行車」,經智慧財產法院二審法院審理後認定威勝行銷公司與泰勝公司的摩卡電動自行車車架的倒U形管、懸浮座墊和置物箱設計、驅動組件外殼呈水滴形皆抄襲捷安特電動自行車,如下圖所示,判決威勝行銷與泰勝賠償捷安特219萬元,且不得再製造及販賣[註2]。
經三方比對後,威勝行銷與泰勝仍構成捷安特自行車的TWD133389號設計專利
(摘錄自:105年度民專上字第25號民事判決)
捷安特vs.威勝行銷案的專利侵權訴訟之當前現況(已定讞)
所以,經由上述三個案例可以獲知,國人實應不能輕忽設計專利所形成的威力、效果及重要性。
三、結論
如前述蘋果的iPhone手機與三星訴訟,法院判決三星因侵害蘋果的二件發明專利及三件設計專利須賠償5.39億美元,其中侵害設計專利部分判賠5.33億美元,侵害發明專利部分則僅判賠530萬美元,故足以證明「設計專利」在專利侵權賠償計算上原創帶來效果之重要性。
另外,賓士汽車原廠戴姆勒公司以其特殊車燈之設計專利搭配訴訟手段來獨佔賓士汽車後續的維修市場利益,不僅讓身為副廠牌的台灣車燈製造產業發展前途受阻,亦興起了本國政府的保護主義,欲將「維修免責」[註3]納入專利法之內,故「設計專利」所引起波瀾之威力,不容小覷,此部份後續另撰文再探討補充。
因此,未來新創產品「設計專利」只會越來越受專利法律的重視,且外觀設計帶來美學影響各業界發展商品除功能外,重視外觀設計引起消費者從注目、購買及擁有收藏是一必然的趨勢,故本國於民國108年新修正專利法從12年的保護年限修改為15年,這也是因為消費者對於購買行為的最後考慮因素,通常會是產品的「外觀、紋路、顏色或其組合」,而此正是設計專利所要保護的部分及方向。
再者,今從前述三個案例判決內容可以獲知,新創商品設計專利侵權與否,法院除了判斷系爭專利與系爭產品是否構成近似與混淆的程度外,亦依職權審酌該系爭專利權人的品牌知名度、事業體的大小與投入創新研發的經費規模及對市場佔有率對該產品設計可能帶來的影響力,通常品牌知名度越高及事業體大小、投入研發的經費規模均越大及市佔率越高,則法院越能認同系爭專利的創造性及對未來相關產品上市影響力而取得一較大專利範圍及解釋空間,進而對訴訟結果產生助益。
總之,新創產品「設計專利」雖主張的範圍受設計外觀輪廓等之侷限,但是消費者對於購買行為的最後考慮因素,亦是以該產品的外觀、紋路、顏色或其組合,故後進者或抄襲跟進仿冒者即會生產仿其外觀的相近產品,以達到分食及打入原創商品市場利益之目的,且由於設計專利的侵權鑑定要比發明專利簡單、快速,因此建議先進業界及後續進入市場新創業者,對專利申請及專利權實施如何達到有效保護的主張及排他效力上,可透過「外觀設計」專利之申請,找出過去僅注重該新創裝置或方法申請發明專利之外,將一具有明確有效地遏阻仿冒者保戶措施,即係將產品「設計專利」申請納入相關產品系列專利佈局的考量之內,對於市場佔有率及排除侵權效果有效實施亦是打造專利池大小及形塑企業護城河高城牆之效,才是上上之策。
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相關文章: 帝寶vs賓士設計專利訴訟,探討「維修免責條款」
關鍵字: 設計專利、發明與新型、智慧型手機的專利訴訟大戰、帝寶vs.戴姆勒案、維修免責、捷安特vs.威勝行銷案。
資料來源:
[註1]:「科技產業資訊室」-蘋果與三星世紀專利戰,陪審團終判三星賠5.39億美元,
[註2]:2016/06/10日TVBS新聞報導-仿捷安特電動自行車,泰勝判賠219萬元,
[註3]:所謂「維修免責」,係指為顧及消費者選擇原廠或副廠零件維修之權益,設計專利的請求權將不及於車輛維修部分,以避免設計專利權人壟斷車輛維修之整個利益。