專利地圖及專題文章:申請人~ 申請創新專利應注意事項 ~
SOURCE: 中銓國際專利商標事務所 REX & SAM 2016/07/18
申請專利注意事項
一、 提出創新專利申請保護的時機
按,不少人一有了發明就急於尋求事務所申請專利保護,但常於提出專利申請後,於該發明的打樣試作階段才發現這樣改良會較為妥當。於是乎,又提出經改良的第二件專利申請,待提出第二件專利申請後,該發明人又覺得要那樣改良才妥當,於是又有第三件專利申請。這是實務上經常遇見的情況,發明人採一邊試作樣品,一邊改良專利之模式,諸不知專利申請也是一筆不算少的費用(每個案還有可能會包含後續答辯、年費之費用),該發明人為了一件專利,因而耗費許多金錢與時間的成本,除無法取得有效優質專利外,也會延誤上市時機與開發市場佔有率。
因此,建議提出專利申請的較佳時機,係在該發明產品、零件尺寸皆已確定之下才提出,例如發明人已試作打樣出一件樣品,並經實驗後確認此樣品為最佳模式(best mode),如此才備妥圖面、說明,向事務所尋求協助其申請專利保護相關事宜。
二、一定要製作保留發明的「研發日誌」
於實務上,有時會遇到自己辛苦的發明被他人拿去申請專利保護,雖說專利法上有規定「非專利申請權人」所請准的專利,發明人可透過「專利舉發」等行政程序將它奪回來,但發明人應負其舉證責任,若發明人不曾留下其發明的研發日誌等相關證據,若想要奪回他人所竊取的專利,可算是困難重重。
故,於發明的過程中,於申請專利前應留下並製作該研發日誌等相關證據,且該研發日誌應記錄該發明的整個研發過程,其包含有:所涉及的技術、設計圖面、各事件發生的時間點、供應/外包廠商之間的往來活動、樣品的實驗數據…等等,將來要是不幸須與剽竊者須共赴法院爭訟時,發明人才能娓娓道出該發明的研發過程。
三、 須評估欲申請專利的案子其專利要件強度為何
按,事務所於受託專利申請案後,為了能夠順利取得專利權(專利證書),通常會於專利申請前作適度的「專利前案檢索」,據以評估委託人的專利申請案的「新穎性」、「進步性」要件是否充足。若事務所檢索到相同或類似的前案,通常會建議委託人再改良其發明,事務所通常不會未經要件評估,就貿然提出專利申請。
由於「專利前案檢索」是一門技術,也是一門藝術,經常聽到發明人抱怨其所請准的專利權一下子就被舉發撤銷,這樣申請專利有何用。諸不知當初申請專利時,其所付託之事務所並未充分做足前案檢索之功夫並提出適妥的建言,才導致被舉發撤銷之命運。故發明人欲申請專利保護最好交由具專業的事務所處理。
四、 須評估運用何種類型的專利保護
可依照發明人的需求,申請何種類型的專利保護。例如:想要快速取得專利證書,可提「新型」專利保護;想取得較長的保護期限,可提出「發明」專利保護;若要同時快速取得專利及較長的保護期限,則可提出「一案兩請」的模式,據以同時申請「新型」、「發明」/「設計」。若想單純保護產品的外觀造型,則申請「設計」專利保護。若是配方發明,則可以考慮申請發明專利、營業秘密等兩者方式,視孰較優,擇一申請保護。
五、善用「優先權」的專利制度
按,優先權區分有「國際優先權」與「國內優先權」。所謂「國際優先權」係為專利制度容許專利權人保留申請國外案的優先權利,讓專利權人有一年的思索緩衝時間,可參酌其預算、製造地、銷售市場等面向,以進行國外專利案的佈局策略。
而「國內優先權」不涉及國外申請案,當於國內提出第一案申請後,在於其公告前將它改良後,又提出相似的第二案申請,該第二案可主張第一案的國內優先權,進而將該第一案、第二案合併成一案(等同美國專利的CIP程序),如此可節省專利年費費用。
六、 專利申請前「專利地圖」之建置
若是重要核心的技術研發,於專利申請前可考慮建置該技術的專利地圖,建置專利地圖可以探知各國所運用的核心技術,以及同性質競爭公司的研發技術及其專利佈局概況,以及各競爭公司間的結盟情況之調查,除了可以避免企業自身重複研發技術而浪費研發資源外,尚可避開他人的專利地雷區,以防被告侵權之可能性;又建置專利地圖,除了可以獲知企業自身的競爭優勢外,亦可以運用企業內部的現有技術,進行該技術創新改良或迴避設計,以促進企業內部之技術升級,提升企業自身價值及其競爭優勢。
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